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La tutela del software tra incertezza e “cultura” della proprietà intellettuale

Sofia Mansoldo

Nello scenario attuale, in cui i cambiamenti e le difficoltà del mercato globale impongono alle imprese la ricerca continua di nuove soluzioni, specialmente nel settore tech e digital, è fondamentale incentivare lo sviluppo di idee innovative tramite una corretta gestione dei diritti di proprietà intellettuale. In considerazione della riconosciuta rilevanza della capacità innovativa ai fini della sopravvivenza e dello sviluppo delle imprese, ma, al contempo, della notevole complessità ed incertezza della disciplina della tutela delle computer-imple­mented inventions, il presente scritto intende delineare alcuni criteri generali di valutazione strategico-operativa a supporto dell’individuazione di una adeguata strategia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione al software.

Parole chiave: proprietà intellettuale, diritto d’autore, brevetto, tutela giuridica del software.

Software protection between uncertainty and intellectual property “culture”

In the current scenario, in which the transformations and difficulties of the global market require enterprises to continuously search for new solutions, especially in the tech and digital sector, it is essential to encourage the development of innovative ideas through an effective intellectual property strategy. Taking into account the importance of the ability to innovate for the survival and development of enterprises, but, at the same time, the considerable complexity and uncertainty characterizing legal protection of computer-imple­mented inventions, this paper intends to identify some general criteria for strategic-operational evaluations meant to support the identification of adequate intellectual property strategies relating to software.

Keywords: intellectual property, copyright, patent, legal protection of software.

Sommario:

1. Impresa e “cultura dell’innovazione”. - 2. Diritto d’autore e software. - 3. Brevetto e software. - 4. (Segue). L’esperienza dell’EPO sulla brevettabilità del software. - 5. La tutela del software tra diritto d’autore e brevetto. - 6. La scelta del paradigma di protezione del software. - 7. Considerazioni conclusive. - NOTE


1. Impresa e “cultura dell’innovazione”.

Al tempo della società dei dati, degli algoritmi, della crescente importanza di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale (IA), la blockchain e l’In­ternet delle cose (IoT), che si coniugano allo sviluppo di nuovi modelli commerciali, come l’economia delle piattaforme e l’economia dei dati, il valore delle imprese risiede primariamente nell’innovazione tecnologica [1]. È, del resto, un dato di fatto che, allo stato attuale, un numero sempre maggiore di imprese, facendo leva sulle risorse di intellectual property (IP), intraprende la strada del miglioramento tecnologico al fine di conseguire un vantaggio economico e competitivo [2]. L’importanza strategica delle tecnologie digitali è emersa con tutta evidenza nel drammatico scenario pandemico da SARS-CoV-2, in cui, come è noto, si è reso necessario evitare il pericolo di contagio dell’infezione, garantendo, al contempo, la continuità operativa delle imprese. Indubbiamente, il contesto emergenziale ha segnato una significativa accelerazione dei processi aziendali per via tecnologica, anche e soprattutto potenziando l’impiego di strumenti telematici per lo svolgimento dei principali eventi societari [3]. In questa prospettiva, è facile opinare che la vicenda pandemica sia destinata a lasciare dietro di sé delle novità epocali per le imprese [4], che già vedono protagoniste riunioni assembleari tenute unicamente tramite mezzi di telecomunicazione [5], con modalità di voto basate su tecnologie blockchain e forme di verbalizzazione della partecipazione dei soci fondate su tecnologie smart contract [6]. Su questa linea, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, evidenzia l’esigenza di promuovere l’innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo, incentivando gli investimenti in tecnologia, ricerca e sviluppo e l’avvio della riforma del sistema della proprietà industriale [7]. Il Ministero dello Sviluppo Economico con d.m. 23 giugno 2021 ha adottato le Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, delineando un piano per lo sviluppo e la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare con riguardo alle [...]

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2. Diritto d’autore e software.

Come si ricorderà, fin dal recepimento della direttiva Software [14], avvenuto a mezzo del d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, che ha modificato e integrato la l. 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito l.d.a.), i programmi per elaboratore sono tutelati dal diritto d’autore come opere letterarie [15]. Il diritto d’autore tutela, infatti, «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 1, primo comma, l.d.a.). Sono altresì protetti «i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore» (art. 1, secondo comma, l.d.a.). Più precisamente, il diritto d’autore tutela «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso» (art. 2, n. 8, l.d.a.). Preme rimarcare che il diritto d’autore protegge i programmi per elaboratore come opere letterarie, quindi contro la copia letterale del source code o object code [16], ma non della loro funzionalità [17]. Ne deriva che «è proibita la riproduzione diretta del programma e dei suoi testi descrittivi o esplicativi, ma non l’elaborazione e la presentazione sotto un’altra forma dello stesso algoritmo di soluzione» [18]. Come è stato ampiamente osservato in dottrina, il diritto d’autore, non impedendo a terzi di appropriarsi dell’idea o dei principi che stanno alla base di qualsiasi elemento del programma, non è in grado di assicurare una completa protezione a coloro che investono in questa tecnologia [19]. A fronte degli evidenti limiti della tutela autoriale, dagli anni Ottanta del secolo scorso, in un primo [...]

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3. Brevetto e software.

Per prima cosa preme rilevare che le normative nazionale ed europea in materia di brevetto non contengono una definizione esplicita di invenzione. Alla previsione contenuta nell’art. 45, primo comma, c.p.i. – che riproduce l’art. 52 (1) EPC (European Patent Convention) –, secondo cui possono costituire oggetto di brevetto «le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’appli­cazione industriale», si accompagna l’elenco delle realtà che non posso essere considerate invenzioni [23]. Per quanto qui rileva, l’art. 45, secondo e terzo comma, c.p.i., così come l’art. 52 (2)(3) EPC, nell’individuare le realtà escluse dall’attribuzione della privativa brevettuale, poiché prive di un’applicativa pratica, menziona i programmi per elaboratore «in quanto tali». Argomentando dal combinato disposto del secondo e terzo comma dell’art. 45 c.p.i., nonché dell’art. 52 EPC, autorevole dottrina ha affermato che «il fatto che i programmi per elaboratore utilizzino direttamente principi scientifici, regole matematiche, ecc., non costituisce di per sé argomento preclusivo della brevettabilità (tranne che nel caso […] che il richiamo a leggi naturali, principi scientifici, ecc., esaurisca il contenuto ideativo del programma)» [24]. Pertanto, il software è passibile di tutela brevettuale se, in aggiunta ai requisiti dell’attività inventiva e della novità, prevede un’applicazione di principi scientifici, logici o matematici diretta a produrre risultati pratici o industriali [25]. Su questa linea, le Guidelines for Examination dell’EPO precisano che «computer programs are excluded from patentability under Art. 52(2)(c) and (3) if claimed as such. However, following the generally applicable criteria for Art. 52(2) and (3) (G-II, 2), the exclusion does not apply to computer programs having a technical character» [26]. Al riguardo, è doveroso chiarire che le Guidelines distinguono tra programma per elaboratore (software) e invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico (computer-implemented inventions). In particolare, sono definite computer-implemented inventions quelle invenzioni le cui rivendicazioni comprendono «computers, computer [...]

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4. (Segue). L’esperienza dell’EPO sulla brevettabilità del software.

Per quanto la possibilità di ricorrere alla tutela brevettuale in relazione al software non sia mai stata ufficialmente sancita né a livello nazionale, né a livello europeo, anche in conseguenza della caduta della Proposta di Direttiva in materia di invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico del 2002 [30], l’indirizzo delle Commissioni Tecniche di Ricorso dell’EPO è ormai consolidato nel senso di includere le c.d. computer-implemented inventions nell’am­bito della tutela brevettuale [31]. Verso le fine degli anni Ottanta del secolo scorso le Commissioni di Ricorso hanno stabilito che i programmi per elaboratore, anche se basati su elementi non brevettabili, in quanto privi di “carattere tecnico”, si configurano come invenzioni brevettabili se, tramite l’impiego di tutte le loro componenti, sono in grado di produrre un risultato tecnico in un settore tradizionalmente non escluso dall’area del brevettabile (c.d. technical contribution approach) [32]. Le Commissioni hanno pertanto stabilito che la presenza di conoscenze espresse mediante formule matematiche all’interno di un’invenzione avente portata più ampia non esclude di per sé la brevettabilità del trovato se tali conoscenze trovano applicazione concreta per raggiungere un risultato tecnico [33]. Sul finire degli anni Novanta del secolo scorso, con due domande di brevetto presentate da IBM, l’attenzione delle Commissioni si è incentrata su una più puntuale ricostruzione del “carattere tecnico” del software, funzionale ad evitare il rischio di considerare come invenzione brevettabile qualunque combinazione tra software e mezzi tecnici [34]. In questa prospettiva, le Commissioni hanno stabilito che il software costituisce un’invenzione brevettabile se è in grado di produrre un risultato tecnico che va oltre la normale interazione fisica fra software e hardware (c.d. further technical effect) [35]. Le decisioni della Commissione nei casi IBM hanno segnato un significativo cambio di rotta in punto di brevettabilità di computer-implemented inventions, posto che per la prima volta hanno ammesso di rivendicare il software autonomamente, ove l’invenzione risieda proprio nel programma. Nella sfera della brevettabilità viene ricompresa, dunque, anche la forma più astratta del programma per [...]

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5. La tutela del software tra diritto d’autore e brevetto.

Come già anticipato, il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni, espresse in un linguaggio di programmazione, tramite cui l’elaboratore consegue un determinato risultato, nonché al materiale preparatorio necessario per la sua progettazione. Le idee e i principi matematici che stanno alla base del programma, compresi quelli utilizzati per la realizzazione delle interfacce, sono invece esclusi dalla tutela autoriale [47]. In ogni caso, le stringhe di codice che esprimono la realizzazione tecnica di tali idee e principi non sono pubblicamente accessibili, poiché il diritto d’autore non prevede alcun obbligo di divulgazione del codice sorgente ai fini della costituzione del diritto esclusivo e, al contempo, pone delle stringenti limitazioni all’utilizzatore finale, affinché questo non possa ricostruire la sequenza di istruzioni del programma [48]. Tanto premesso, su un piano generale il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 l.d.a.), vale a dire un apporto personale dell’autore che attribuisca all’opera un carattere minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti dello stesso genere; presupposto questo espressamente ripreso anche dalla giurisprudenza in materia di programmi per elaboratore [49]. Con particolare riferimento al software, parte della dottrina ha poi evidenziato che il requisito della creatività deve essere interpretato come «non necessità tecnica» [50]. Il che vale a dire che il diritto d’autore non tutela quei programmi che rappresentano scelte progettuali imposte da ragioni di efficienza funzionale o soluzioni standardizzate prive di un pur minino gradiente di creatività [51]. Di conseguenza, non vi può essere contraffazione nel caso in cui un programma vanti unicamente la comunanza di porzioni di codici divenute tecniche di programmazione standardizzate con uno precedente [52]. Occorre osservare che il carattere creativo sussiste anche qualora l’opera, in questo caso il software, sia composta da idee e nozioni semplici, compresi nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché esse siano formulate [...]

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6. La scelta del paradigma di protezione del software.

Alla luce di quanto detto, il software, se presenta i requisiti richiesti dalla legge, così come interpretati dalla prassi degli uffici brevettuali, può essere tutelato – alternativamente o cumulativamente – dal diritto d’autore, in relazione alla forma espressiva, e dal brevetto, in relazione alla componente funzionale. Ciò premesso, il presente contributo intende soffermarsi non sull’adeguatezza della tutela giuridica del software approntata dai vari ordinamenti, ovvero sui complessi corollari della coesistenza delle due forme di tutela, su cui è ampio il dibattito in dottrina [62], bensì sulla scelta (che, va sottolineato, è una vera e propria business decision) da parte dell’impresa dello strumento giuridico a protezione delle proprie creazioni o invenzioni di software. Concentrando l’attenzione sul versante della scelta dello strumento giuridico, occorre per prima cosa segnalare che non è possibile individuare a priori la migliore strategia di tutela del software, nella alternatività o cumulabilità dei paradigmi autoriale e brevettuale, essendo necessario compiere una valutazione caso per caso e in relazione a diversi profili. Com’è facilmente intuibile, l’individuazione del più adeguato meccanismo di protezione del software – come, del resto, di qualsiasi altra creazione o invenzione – fonda su considerazioni di natura tecnico-giuridica, nonché strategico-economica, che dipendono strettamente dalle specificità del caso concreto. Per questo motivo, la presente analisi, senza porsi alcuna pretesa di esaustività, vuole solamente fornire alcuni stimoli di riflessione al fine di tracciare un possibile percorso valutativo nella scelta del paradigma di protezione del software. Al precipuo fine di promuovere la tutela e la valorizzazione degli sforzi creativi o innovativi delle imprese caratterizzate da un elevato livello di digitalizzazione, in sintonia con gli obiettivi del PNRR e delle Linee di intervento strategiche sulla proprietà intellettuale, l’attenzione si focalizza qui sul software che l’impresa sviluppa in proprio, principalmente per rispondere a specifiche esigenze interne [63], come possono essere quelle di natura organizzativa, amministrativa o contabile, non quello che essa ottiene dall’esterno a titolo di proprietà o licenza d’uso; e [...]

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7. Considerazioni conclusive.

Provando a trarre qualche conclusione, occorre innanzitutto sottolineare che il posizionamento competitivo che deriva dalle tecnologie implementate all’interno del complesso aziendale dipende strettamente dalla capacità del­l’impresa di gestire adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale in una prospettiva strategica orientata a creare valore. È dunque senz’altro necessario innalzare la consapevolezza degli operatori economici sul ruolo delle creazioni intellettuali, quale leva di consolidamento competitivo, e sulla loro attitudine a generare reddito e ricchezza [121]. Nell’ottica di incentivare la diffusione e l’uso degli strumenti a protezione della capacità creativa e inventiva delle imprese assumono pregnante rilevanza tanto le misure di incentivo fiscale, quanto quelle di sostegno finanziario per accedere agli strumenti di tutela [122] e di consulenza strategica in materia di IP [123]. L’innalzamento del livello culturale in tema di proprietà industriale passa, infatti, inevitabilmente attraverso incentivi economici, oltre che fiscali, e la fornitura di servizi specialistici innovativi, capaci di agevolare, supportare e consolidare la percezione dell’importanza dei titoli di proprietà industriale e della loro valorizzazione [124]. L’attuazione coordinata di interventi volti a sensibilizzare e sostenere le imprese, in particolare le PMI, in punto di tutela della capacità creativa o innovativa, potrebbe essere accompagnata da un ripensamento del quadro normativo di riferimento. Come si è visto, nel settore del software la genericità e la mancanza di chiarezza circa l’area della protezione brevettuale, alimentate dagli orientamenti ondivaghi delle Commissione di Ricorso dell’EPO, rendono per le imprese tutt’altro che agevole definire una adeguata strategia IP. Questa incertezza in punto di brevettabilità del software, in patente contrasto la logica di incentivo alla protezione delle risorse intellettuali propria del PNRR e delle Linee di intervento strategiche sulla proprietà intellettuale, finisce inevitabilmente per allontanare gli operatori economici dalla strategia brevettuale [125]. Considerando che il mondo delle imprese è ormai sempre più orientato a concentrare gli sforzi di investimento nel settore informatico e digitale, appare opportuno individuare [...]

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NOTE

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