Gli accordi di standardizzazione produttiva sono stati tradizionalmente visti con favore, nel diritto della concorrenza e questo orientamento è stato confermato anche per gli standard di ultima generazione, che stanno alla base di prodotti ad alto contenuto innovativo, come glismaprtphone.Il problema del coordinamento della pluralità di diritti di proprietà intellettuale incorporati nello standard e del carattere evolutivo dello stesso avrebbe richiesto una regolazionead hoc,ma la scelta normativa è stata nel senso di prevedere un meccanismo dicross-licensing,fondato sull'impegno preventivo delle imprese partecipanti allo standard di concedere licenzeFRANDa chiunque ne faccia legittima richiesta. Questo meccanismo non ha però funzionato secondo le previsioni: si è piuttosto creata una prassi di accesso frequente allo standard anche senza formalizzazione di accordi di licenza e numerose controversie.

In questa situazione, la sentenza Huawei, pur non potendo supplire ad una regolazione dettagliata completa del fenomeno, muove un passo nella giusta direzione, sancendo regole procedurali che disincentivano condotte strategiche escludenti dei titolari dei brevetti essenziali. La soluzione adottata dalla Corte spinge verso il basso il livello delleroyaltye agevola l'ingresso nel mercato di nuovi prodotti concorrenti. Questi effetti possono essere giudicati favorevolmente.

Sul piano del diritto positivo va condiviso l'orientamento di attribuire piena vincolatività civilistica agli impegni FRAND, ma sarebbe opportuno andare oltre, riconoscendo che l'impegno FRAND costituisce obbligoex lege,fondato sul divieto di abuso di posizione dominante.

Sommario/Summary:

1. Gli accordi di standardizzazione nel diritto della concorrenza e gli “Standard Essential Patents”. I limiti della soluzione fondata sugli impegni FRAND e l’esigenza di una regolazione del fenomeno - 2. La sentenza Huawei: un passo nella giusta direzione e i problemi aperti - 3. La disciplina delle clausole FRAND come problema di diritto positivo - NOTE

1. Gli accordi di standardizzazione nel diritto della concorrenza e gli “Standard Essential Patents”. I limiti della soluzione fondata sugli impegni FRAND e l’esigenza di una regolazione del fenomeno

Una ulteriore riflessione su una sentenza, che ormai è stata oggetto di numerosi commenti, ed è stata anche spesso definita come un landmark nella materia, deve cercare di andare oltre la stretta attualità e i normali esercizi di esegesi della decisione; perciò si può anche dare per noto il contenuto della sentenza di cui si tratta[1].

Pertanto, credo che sia opportuno muovere dal tema più generale, nel quale si colloca il caso deciso dalla sentenza, e cioè il tema della disciplina antitrust degli accordi di standardizzazione (o "normalizzazione" o anche "normazione"[2]) produttiva ai sensi dell'art.  101 TFUE e dell'interferenza che tali accordi possono avere con gli istituti della proprietà intellettuale.

E' noto che, nel diritto della concorrenza, gli accordi di standardizzazione (il cui obiettivo è quello di "definire requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, servizi e processi o metodi di produzione attuali o futuri"[3]) sono visti, in linea generale, con favore[4]. Si ritiene infatti che la standardizzazione volontaria (cioè non imposta con vincoli giuridici o di fatto, così che le imprese interessate hanno pur sempre la facoltà di discostarsene[5]) produca effetti economici positivi sotto diversi profili: facilita l'informazione dei consumatori (e con essa il confronto fra prodotti concorrenti), può garantire certi livelli di qualità dei prodotti e, soprattutto, favorisce l'interoperabilità fra prodotti diversi (e, con ciò, la concorrenza su mercati di prodotti complementari), nonché l'integrazione fra diversi mercati[6].

Da qui la scelta politico-legislativa per cui il fenomeno della standardizzazione di prodotto è oggetto, nel diritto U.E., di una regolazione promozionale (il regolamento in vigore - n. 1025/2012 - fa seguito ad una serie di regolamenti in materia, avviata nel 1989), che si rivolge all'attività delle c.d.Standard Setting Organizations(SSO), del loro finanziamento e del loro riconoscimento giuridico. Non si è sentito infatti il bisogno di un regolamento di esenzione per categoria degli accordi di standardizzazione (che pur sono, concettualmente, accordi orizzontali di uniformazione dell'offerta tra imprese concorrenti).

Naturalmente i profili di possibile distorsione della concorrenza non potevano essere completamente trascurati. E' chiaro infatti che, a fronte degli effetti positivi sopra ricordati, gli accordi di standardizzazione presentano anche alcuni rischi tipici, che la Commissione UE individua nella possibilità che essi creino un ambiente favorevole ad intese accessorie, restrittive "per oggetto" (p.e. uniformazione dei prezzi, discriminazione) e, soprattutto, nella possibilità che diano luogo ad ostacoli all'innovazione futura (in particolare, ostacoli all'affermazione di standard alternativi più efficienti o all'affermazione di innovazioni puntuali   non compatibili con lo standard vincente)[7].

Da qui l'affermazione di principio per cui gli standard (per essere leciti alla stregua delle norme antitrust) da un lato non devono essere obbligatori[8] e, dall'altro, devono essere aperti all'accesso di qualsiasi operatore interessato[9].

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Queste indicazioni di principio sono state ritenute da sole sufficienti per garantire la proconcorrenzialità degli standard; e ciò è senz'altro vero per gli standard più tradizionali, attinenti a formati o confezioni di prodotti e non coperti da diritti dominicali (in particolare, non coperti da diritti esclusivi di proprietà intellettuale)[10].

I problemi di politica della concorrenza, posti dagli standard "di prima generazione", sono, dunque, relativamente semplici: in essi gli standard "di compatibilità/interoperabilità" vengono definiti - di norma da un'organizzazione collettiva senza fini di lucro - come "beni pubblici", messi a disposizione di tutti i produttori del mercato e creati al fine di favorire l'interoperabilità dei prodotti; non si pone un problema di diritti dominicali sullo standard.

Qualche problema in più si pone, sotto il profilo del divieto di discriminazione, per gli standard di qualità (marchi di certificazione, indicazioni geografiche protette), in cui l'organizzazione che gestisce lo standard è anche titolare esclusiva di un diritto di proprietà intellettuale e può, in qualche caso, abusarne[11]. Inoltre, gli standard di qualità, di norma, sono protetti da un diritto di proprietà intellettuale. Si tratta, in questo caso, di proprietà collettiva (p.e. marchi collettivi, indicazioni geografiche), normalmente intestata ad un'organizzazione collettiva di tipo consortile. In tali situazioni, in una prospettiva di tutela della concorrenza si pone comunque, sostanzialmente, solo l'esigenza di rispettare il principio generale di non discriminazione e di prevenire latenti tendenze dell'organizzazione ad andare oltre la funzione di garanzia della qualità per svolgere una vera e propria attività di cartello.

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Già per quanto riguarda gli standard di qualità, l'attenzione per i possibili profili di distorsione della concorrenza dovrebbe essere elevata (più di quanto lo sia tradizionalmente). Lo scenario cambia tuttavia radicalmente quando si delinea, più di recente, il fenomeno della creazione di standard destinati ad essere utilizzati nello sviluppo di settori tecnologicamente avanzati.

In questa nuova prospettiva gli standard si presentano come entità in continua evoluzione, tanto che, per designare le organizzazioni preposte alla definizione degli stessi, si tende a parlare non più soltanto diStandard Setting Organizations(SSO),ma anche diStandard Developing Organizations(SDO).La novità più significativa è però costituita dal fatto che questi standard evolutivi di ultima generazione si reggono sull'apporto di una serie di innovazioni tecnologiche incrementali, a loro volta protette da diritti di proprietà intellettuale individuali, di cui sono titolari le singole imprese che contribuiscono all'evoluzione dello standard.

E' intuitivo che i problemi di funzionamento di questi standard di nuova generazione sono molto più complessi di quelli nascenti dagli standard tradizionali. I compiti dell'organismo preposto alla gestione dello standard si ampliano, in una prospettiva di selezione permanente degli apporti migliorativi. Si pone poi il grave problema del coordinamento fra una pluralità di brevetti complementari, che contribuiscono alla costruzione dello standard. Si determina, soprattutto, una situazione in cui lo standard vincente tende ad acquisire una posizione di monopolio di fatto in un certo mercato (di solito un mercato di prodotti ad alto contenuto tecnologico e di grande dimensione economica). I problemi sono dunque ben diversi da quelli posti dagli stessi standard di qualità, che normalmente si inseriscono in mercati in cui vi è concorrenza effettiva fra prodotti di qualità diversa.

La complessità di questi problemi è stata sottovalutata. Gli standard di ultima generazione hanno così goduto del generale favor che gli accordi di standardizzazione avevano acquisito nell'esperienza storica precedente[12] (e fin qui può dirsi che la scelta politica è stata giusta, se si tiene conto del successo commerciale e tecnologico che i nuovi standard hanno ottenuto[13]), ma si è trascurato il problema nuovo della disciplina e del coordinamento della pluralità di diritti di proprietà intellettuale.

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Naturalmente, è possibile che la serie di d.p.i. che compongono lo standard sia fatta confluire in capo all'organizzazione che gestisce lo standard medesimo, mediante appositi atti di conferimento o di mandato. In questo modo, la storia delleStandard Organizations sembrerebbe destinata ad incontrarsi con quella di un altro fenomeno, di per sé storicamente già formatosi al di fuori degli accordi di standardizzazione, che è quello dei patent pool.

Com'è ormai noto, questo tipo di organizzazione è nato in funzione della cooperazione di più imprese in programmi di ricerca e sviluppo volti alla creazione di prodotti innovativi. Il patent pool è incaricato della gestione collettiva - non necessariamente sulla base di un titolo proprietario - della serie di brevetti costituenti oggetto dell'accordo cooperativo.

Questi accordi sono stati a loro volta giudicati positivamente, dalle autorità antitrust americane, se e in quanto finalizzati a valorizzare l'impiego integrato di brevetti complementari e non a realizzare una ripartizione del mercato fra brevetti sostitutivi[14]. Il giudizio favorevole è stato valorizzato anche dall'analisi economica, che sostiene che la gestione accentrata di un fascio di brevetti conduce a prezzi di licenza più bassi di quanto deriverebbe dalla gestione separata di diritti di esclusiva da parte di diversi titolari degli stessi[15].

Questa linea di soluzione è stata fatta propria, sostanzialmente, in tutto il mondo[16] e così anche nel diritto europeo: benché il regolamento di esenzione in materia di accordi di trasferimento di tecnologie non parli del fenomeno, contestualmente all'adozione di tale regolamento la Commissione ha pubblicato anche una comunicazione che tratta di patent pooling e che, sostanzialmente, ha il contenuto sostanziale di un'esenzione per categoria, tradotta però in uno strumento di soft law.

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In effetti, il patent pool è sembrato, in un primo momento, lo strumento normale per dare una disciplina soddisfacente al problema degli Standard Essential Patents (SEP), cioè di quei diritti di proprietà intellettuale che costituiscono parte integrante di un certo standard, sicché l'ottenimento di licenza sugli stessi diviene una condizione per l'accesso al mercato del prodotto standardizzato[17]. In questo modo, anche l'esercizio del potere di licenza dell'organizzazione si può ricondurre, in misura abbastanza lineare, entro l'alveo della disciplina normale del divieto di abuso di posizione dominante (fermo restando, ovviamente, che di posizione dominante si può parlare non per qualsiasi SEP, ma solo per quelli che si inseriscono in standard di successo, che a loro volta acquisiscono una posizione di monopolio di fatto, o quasi, nei rispettivi mercati).

Negli anni più recenti questa corrispondenza biunivoca tra standard di ultima generazione e patent pool è però venuta meno, nella prassi. Diverse organizzazioni, fra cui la più importante fra tutte, cioè quella che gestisce gli standard (GSM e suoi sviluppi evolutivi) utilizzati nelle comunicazioni mobili (consorzio ETSI), hanno escluso la gestione accentrata dei diritti di brevetto confluiti nello standard, e si sono limitate a stabilire, come condizione di accesso al consorzio, l'impegno dei titolari dei brevetti a dare licenza, a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni Fair, Reasonable and Non Discriminatory (c.d. FRAND).

Si è così pensato che questa soluzione normativa (di fonte privata convenzionale) avrebbe dato luogo ad un risultato efficiente di cross licensing, fondato sulla libera contrattazione e idoneo a stimolare la diffusione delle innovazioni nel mercato[18], nonché meno costoso di una gestione accentrata[19]. Qualcuno ha anche teorizzato che il sistema così creato fornirebbe una soluzione efficiente in termini di soft law, favorendo comportamenti cooperativi fra le imprese interessate al funzionamento del sistema stesso, e quindi una soluzione del problema in un quadro di lex mercatoria[20].

In realtà questa soluzione è nata, con ogni probabilità, dalla preoccupazione delle grandi imprese, titolari dei brevetti più importanti, di non attribuire alla Standard Setting Organization troppo potere (potere che sarebbe divenuto incontrollabile da parte di singole imprese, anche grandi, dal momento che le imprese partecipanti allo standard sono in numero molto elevato). Probabilmente ha inciso in modo decisivo la preoccupazione delle grandi imprese verticalmente integrate, che sono fra i protagonisti del settore (accanto però ad altre categorie di imprese, come quelle dei produttori di componentistica e quelle che operano esclusivamente nei mercati a valle dei prodotti finali), di non compiere atti di disposizione dei diritti di brevetto, che potrebbero dar luogo ad effetti di c.d. esaurimento del brevetto stesso, ma di conservare la piena titolarità del brevetto al fine di poterne fare un uso negoziale o conflittuale/strategico nei confronti dei concorrenti[21].

La Commissione ha assecondato, senza porsi molti dubbi, questo orientamento del mercato. Probabilmente in ciò ha giocato un favore ideologico per le contrattazioni bilaterali, indotto dal clima generale di egemonia della free market ideology che ha accompagnato l'affermazione degli standard di ultima generazione, ma certamente avrà avuto il suo peso anche la forza di lobby delle maggiori imprese interessate all'applicazione degli standard per la telefonia mobile[22].

Così, i SEP hanno avuto una propria disciplina, sempre nella forma di soft law,con le Linee Guida in materia di cooperazione orizzontale del 2011. Con riferimento ai fenomeno di cui si tratta la Commissione ha dato alcune indicazioni:

a)       la titolarità di un SEP non significa, di per sé, potere di mercato ("la questione del potere di mercato può essere esaminata solo caso per caso")[23];

b)       tuttavia, l'accordo di standardizzazione che preveda, al suo interno, SEP, deve prevedere, per evitare di incorrere nel divieto di cui all'art. 101 TFUE, sia l'obbligo del titolare di dichiarare preventivamente la qualità di SEP del diritto di cui è titolare, sia l'impegno pubblico del titolare stesso di concedere licenze sul diritto a condizioni FRAND (fair, reasonable and non discriminatory)[24];

c)        non è invece necessario che l'organizzazione si impegni a verificare il rispetto effettivo dell'impregno FRAND da parte dei titolari di SEP[25];

d)       la determinazione della royalty equa può essere fatta con criteri diversi, ma la Commissioni non intende fornire indicazioni a tale proposito[26].

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Questa linea di soluzione del problema, incentrata su accordi bilaterali (o sulla decisione giudiziaria di controversie bilaterali) ha ricevuto parecchi consensi[27], spiegabili - a mio avviso - soprattutto in chiave ideologica (nel senso della fiducia nell'intrinseca razionalità di soluzioni guidate dal mercato, a sua volta inteso come rete di scambi bilaterali).

In realtà, tuttavia, la soluzione di affrontare il problema dei SEP mediante la clausola generale FRAND e la contrattazione bilaterale che su di essa si dovrebbe innestare, presenta delle gravi debolezze:

I) Sul piano economico, essa dimentica la tesi di Cournot (che, contemporaneamente, era posta a base delle norme e delle elaborazioni dottrinali in materia di patent pool[28]), secondo cui la gestione individuale di più diritti di esclusiva paralleli conduce a prezzi complessivi di licenza più alti di quelli che derivano da una gestione accentrata.

II) La deduzione teorica è rafforzata da un'osservazione di buon senso: rispetto a uno standard che, a quanto ci dice la sentenza Huawei, consta di circa 4.200 SEP[29], i costi di transazione per la realizzazione di una rete completa di licenze appaiono intuitivamente proibitivi[30]. Inoltre, ciascuna licenza, per evitare che il fenomeno della stratificazione di brevetti e di relative royalty(patent stacking e royalty stacking) conduca a risultati economicamente insostenibili, dovrebbe prevedere royalty di dimensioni davvero minime (risultato che non è semplice da affidare ad una contrattazione bilaterale).

III) Inoltre, per assicurare l'equità e la ragionevolezza delle royalty, si dovrebbero anche prevedere clausole di adattamento delle stesse all'evoluzione dello standard e al peso relativo che i diversi SEP vengono man mano ad acquisire. Ma una simile definizione dinamica è palesemente inadatta ad una gestione bilaterale delle royalty.

IV) Per assicurare il rispetto della parità di trattamento ("non discriminazione", costituente uno degli elementi costitutivi dell'impegno FRAND) si dovrebbe poi avere un accesso all'informazione su tutte le contrattazioni bilaterali attuate; ma la prassi attuale non prevede doveri di pubblicità che possano agevolare questo controllo sulla non discriminatorietà degli accordi.

V) La clausola FRAND è costruita come una vera e propria clausola generale, cioè come una norma che individua un conflitto d'interessi e un criterio elastico di risoluzione del conflitto stesso[31], per poi affidare alla contrattazione bilaterale fra le parti, o alla decisione di un terzo imparziale, la costruzione della norma del caso concreto, atta a comporre il conflitto fra le parti in causa[32]. Ma questo modello di soluzione dei conflitti può ben funzionare nelle situazioni in cui gli interessi in gioco sono limitati e l'individuazione di una regola particolare e concreta può essere necessaria e sufficiente per realizzare una soluzione soddisfacente di un certo conflitto (si pensi, p.e., ad una certa soluzione che definisca i limiti di immissioni da rumore di un fondo rispetto a un altro); non altrettanto può dirsi per situazioni in cui la soluzione di un singolo conflitto è interdipendente da quella di una serie di conflitti analoghi (come, appunto, accade nella gestione di un certo standard produttivo). In una situazione del genere la soluzione dei problemi non può essere affidata a decisioni caso per caso[33], ma richiederebbe una forma di regolazione (o autoregolazione) a carattere permanente[34]. La dimostrazione di ciò è data anche dalle profonde incertezze sui criteri adottati dalle corti per determinare il livello delle royalty[35].

In sostanza, i problemi di politica legislativa posti degli standard innovativi e dai SEP si sarebbero dovuti affrontare mediante meccanismi di regolazione appropriati. In tal senso si sono manifestate diverse opinioni dottrinali, anche se poi tra loro differenti in ordine al contenuto regolamentare ritenuto preferibile[36]. L'approfondimento di questo profilo contenutistico sarebbe, in effetti, del massimo interesse. Allo stato, la soluzione più persuasiva mi sembra quella della gestione collettiva e dinamica dei SEP e dei meccanismi FRAND da parte delle SSO[37].

Ciò che invece può essere oggetto di riflessione è se occorra una regolazione pubblica o se possa essere realizzata efficacemente un'autoregolazione dettagliata dei criteri di formazione dei prezzi (e di risoluzione delle dispute) da parte delle stesse SDO.

Un problema, in proposito, è dato dal fatto che tale soluzione presenterebbe forti criticità in ordine alla compatibilità con l'art. 101 TFUE[38]. Non si tratterebbe però di un problema insuperabile: potrebbe richiedersi, in proposito, una "constatazione di inapplicabilità" dell'art. 101, ai sensi dell'art. 10, Reg. 1/2003/CE (sostanzialmente corrispondente alla "attestazione negativa" della prassi antitrust ante-modernizzazione). Esperienze di questo tipo si sono avviate, in effetti, negli Stati Uniti, con l'adozione, nel 2015, delle linee-guida di IP Policy dello IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), organizzazione titolare di diversi importanti standard; ma l'iniziativa ha suscitato forti critiche da parte delle principali imprese interessate[39].

 E' dunque possibile, ed anche auspicabile, che iniziative di questo tipo si affermino anche in Europa. Ma in ogni caso, a fronte di una problematica come quella in discussione, e alla constatazione che meccanismi di autoregolazione non si sono spontaneamente realizzati, si deve confermare che sarebbe stato piuttosto opportuno un regolamento di esenzione per categoria, atto a definire una disciplina regolamentare dei profili concorrenziali degli accordi di standardizzazione, che allo stato non esiste.

Tuttavia, una linea di politica legislativa di questo tipo appare ai più, al giorno d'oggi, anacronistica, perché viviamo un'epoca di crisi generale del normativismo[40] e di successo del decisionismo e perché i regolamenti di esenzione per categoria sono sostanzialmente considerati strumenti tipici di stagioni passate del diritto antitrust; soprattutto, rimane ancora un tabù l'idea che la politica della concorrenza si debba fare anche con opportune regolazioni di certi problemi che devono essere affrontati con regole generali, e  non con negoziazioni o decisioni bilaterali. Questa linea di pensiero anti-regolazione è stata peraltro condivisa anche dalle principali imprese interessate, che hanno ritenuto preferibile la decisione dei conflitti caso per caso rispetto ad una regolazione dettagliata del funzionamento del mercato delle licenze sui SEP[41].

Così, anziché muovere verso una gestione collettiva dei SEP, opportunamente regolata, si è preferito spostare l'approccio antitrust del fenomeno sul terreno, tipicamente sanzionatorio, del divieto di abuso di posizione dominante; con la conseguenza di una moltiplicazione di procedimenti per abuso e dell'accettazione dell'idea di una rete di posizioni dominanti fra loro interferenti[42].

Si deve subito precisare che questa impostazione non deve apparire, di per sé, eccezionale: l'esperienza dei mercati dell'interconnessione nei servizi a rete (o anche di alcuni fenomeni della distribuzione tradizionale, che hanno indotto a configurare la c.d. dipendenza da assortimento) ci mostra altri esempi di "dominanza plurima non collettiva"[43]. Il punto peculiare, nel fenomeno in esame, è però quello dell'interdipendenza fra una pluralità di d.p.i. e della conseguente difficoltà di conseguire soluzioni soddisfacenti mediante plurime applicazioni del divieto di abuso in una miriade di rapporti bilaterali.

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Risulta abbastanza chiaro, per quanto detto, che lo strumento FRAND bilaterale, per quanto a prima vista suadente, è sostanzialmente inadatto a governare in modo equilibrato ed efficiente i conflitti che sorgono nell'ambito delle Standard Developing Organizations con riguardo alla gestione dei SEP[44].

Ciò è confermato da indagini empiriche, da cui emerge che, nell'esperienza applicativa concreta, gran parte dei SEP sono utilizzati di fatto, dalle imprese interessate, senza la base di specifici accordi di licenza[45]. Si registra dunque un fenomeno di (apparente) cross-licensing generalizzato di fatto fra operatori del settore. Di ciò, in particolare, si avvalgono i produttori di componentistica, sfruttando la circostanza che il titolare del brevetto, se dà licenza ad un produttore intermedio, non può limitare - in base al principio dell'esaurimento - la circolazione del prodotto brevettato a valle.

Questo equilibrio precario è però rotto frequentemente dall'insorgere di controversie, che costituiscono probabilmente momenti di uso strategico dei diritti di brevetto in un sistema complessivo di funzionamento del mercato (oligopolistico) su cui non si dispone di informazioni sufficienti. Peraltro, questo fenomeno di tolleranza generalizzata costituisce anche lo sfondo su cui si innestano episodi, non infrequenti, di patent ambush.

Paradossalmente, si potrebbe dire che le clausole FRAND non sembrano dare luogo a molti accordi FRAND, ma certamente danno luogo a frequenti controversie sull'applicazione della clausola FRAND[46][47].

Questa esperienza conferma come la clausola in questione non fornisca la soluzione al problema della gestione dei SEP, ma costituisca soltanto il punto di partenza di una linea di soluzione del problema stesso, che dovrebbe realizzarsi mediante un'apposita attività di regolazione, lasciando solo uno spazio finale e di dettaglio a meccanismi di risoluzione di controversie bilaterali.

Alcune indagini empiriche sembrano dimostrare che il sistema, in realtà, si sarebbe assestato su un equilibrio accettabile, per quanto riguarda il livello di royalty pagate dai fabbricanti dei prodotti finali (che risulterebbe circa il 5% del prezzo del prodotto finale stesso, e renderebbe improbabile il rischio di royalty stacking)[48]. Ciò non toglie che l'elevata quantità di controversie dimostri l'esistenza di forti cause di instabilità, che continuano a far pensare che la soluzione appropriata del problema avrebbe richiesto l'adozione di un regolamento di esenzione per categoria, contenente la previsione e la definizione dettagliata di un regime di gestione accentrata dei SEP, o almeno una più precisa definizione dei criteri di determinazione quantitativa delle royalty,nonché regole procedimentali atte a guidare sia la negoziazione bilaterale sia la risoluzione dei conflitti.

2. La sentenza Huawei: un passo nella giusta direzione e i problemi aperti

A fronte di queste lacune, la sentenza Huawei rappresenta un episodio di supplenza, da parte della Corte di Giustizia, ad un'attività regolatoria della Commissione che finora è mancata. La sentenza infatti, più che presentarsi come decisione di un concreto conflitto d'interessi fra due specifici operatori, detta una precisazione, in termini generali e astratti (cioè sostanzialmente normativi), sul modo in cui deve operare la clausola FRAND nelle negoziazioni bilaterali[49].

La pronuncia della Corte era ovviamente condizionata dai vincoli procedimentali costituiti dai quesiti posti dal giudice tedesco e quindi non si traduce (né poteva tradursi) in una minuta e completa regolazione di dettaglio del modo di funzionamento della clausola FRAND.

Sotto questo profilo risulta facile individuare le "lacune" della sentenza, cioè i numerosi problemi di funzionamento della clausola FRAND, a cui la sentenza non dà una risposta[50]. Questi limiti (a cominciare dal silenzio sui criteri di determinazione delle royalty[51]) sono innegabili. Ma la rilevazione di queste lacune ha soprattutto il significato di mettere in evidenza come sia improprio affidare alle sentenze, e anche alla stessa tecnica dell'accumulo di precedenti, la risposta all'esigenza di una compiuta regolazione del fenomeno.

In ogni caso, pur con i suoi limiti, la sentenza, se vista entro questa prospettiva di "supplenza" di una regolazione mancante, fa comunque una scelta precisa - e, a mio avviso, convincente - volta ad intendere la clausola FRAND in termini di valore giuridico rafforzato, con conseguente massima responsabilizzazione del titolare del SEP, se pur temperata dall'obbligo dell'utilizzatore di coltivare in buona fede la prosecuzione della trattativa e di rispettare alcuni obblighi di protezione nell'interesse del titolare del SEP (obbligo di rendicontazione sugli impieghi del SEP e disponibilità a risarcire il danno arrecato).

Si deve aggiungere che questi obblighi comportamentali dell'utilizzatore devono ritenersi - anche se la sentenza non sembra dirlo espressamente - come obblighi incondizionati, che l'utilizzatore deve sempre rispettare, anche nel caso in cui non abbia ricevuto un'offerta FRAND da parte del titolare del brevetto[52]: l'equilibrio di interessi è dato dalla esclusione dell'inibitoria, fino a che la negoziazione non sia rotta per cause imputabili all'utilizzatore, ma non anche da un diritto dell'utilizzatore di sfruttare incondizionatamente il brevetto prima della definizione dell'accordo di prezzo con il titolare del SEP.

Un'altra scelta interpretativa della sentenza è quella di un'applicazione estensiva della norma sul divieto di abuso di posizione dominante, che viene implicitamente concepita come "posizione dominante plurima non collettiva"[53], attribuita a ciascun titolare di SEP, in quanto tale[54].

L'applicazione concreta delle indicazioni contenute nella sentenza Huawei richiederà certamente progressive (e numerose) precisazioni. Ciò non toglie comunque che la sentenza abbia indicato un punto di equilibrio, che intende il diritto di esclusiva sul SEP - per il tramite della norma sul divieto di abuso di posizione dominante - come un diritto "funzionalizzato" al conseguimento degli scopi di efficienza dell'accordo di standardizzazione (per usare una terminologia arcaica, un diritto che deve essere esercitato dal suo titolare secondo criteri di "speciale responsabilità").

Ciò ha portato al rigetto dell'alternativa che i giudici tedeschi avevano invece ritenuto preferibile[55], e che si traduceva in pesanti oneri di definizione della propria offerta di royalty da parte dell'aspirante licenziatario, e conseguenti rischi di inibitoria in caso di difetti di questa offerta. Questa idea, ben diversa da quella affermata dalla Corte, muoveva dall'assunto implicito dell'eccezionalità dell'impegno FRAND rispetto ad un principio (ritenuto sistematicamente superiore) di tutela della proprietà (in questo caso intellettuale) e della libertà di contrattare[56]. Viceversa, la posizione della Corte, ponendo a carico del titolare del SEP l'onere di formulare la prima offerta equa e ragionevole, e ponendo a carico dell'utilizzatore solo obblighi di adeguata risposta, nonché obblighi di protezione degli interessi patrimoniali del titolare del SEP, sembra muovere dall'opposta idea, che vede l'impegno FRAND come espressione del più generale principio di buona fede nei rapporti economici.

La soluzione adottata nella sentenza Huawei sembra dunque andare nella direzione di un giusto bilanciamento fra rischi di hold-up e rischi di hold-out[57]. Essa può certamente avere l'effetto di sospingere verso il basso la definizione del livello di royalty accettato nella prassi; ma questo rilievo non può dar luogo a critiche, se si tiene conto della moltitudine di SEP e della prassi, sopra ricordata, dell'utilizzazione di fatto degli standard anche in assenza della copertura con licenze.

In ogni caso, una volta accettata la soluzione normativa della doverosità della licenza (come già avviene con l'imposizione al titolare del SEP di assumere pubblicamente l'impegno di rilasciare licenze a condizioni FRAND), è più equa (ed anche più efficiente) una soluzione che fa gravare sul licenziante, anziché sul licenziatario, il rischio inerente ai tempi di attesa della definizione della royalty: con questa linea di soluzione il licenziante rischia solo di percepire in ritardo le somme dovutegli, ma può essere garantito da adeguati doveri di protezione in capo all'aspirante licenziatario; quest'ultimo rischia invece - se si adotta l'opposta soluzione - di dover subire l'inibitoria e quindi di ritardare il suo ingresso nel mercato, con effetti negativi anche sul funzionamento complessivo dello stesso[58].

Inoltre, a livello di sistema, la linea di soluzione adottata dalla Corte favorisce il rapido accesso nel mercato finale di più offerte di prodotti concorrenziali, ed anche sotto questo profilo si fa preferire in una prospettiva di incremento del benessere del consumatore.

Del resto, la linea di soluzione adottata dalla Corte è conforme all'orientamento manifestato anche dalle autorità antitrust americane, che hanno considerato il patent holdup come un pericolo maggiore rispetto a quello di patent holdout,nel funzionamento degli accordi di standardizzazione[59].

Si deve certo notare che questo orientamento è soggetto a forti critiche da buona parte della dottrina statunitense[60], ma tali critiche sembrano fondarsi solo su una fanatica fede nella capacità di autocorrezione del mercato, piuttosto che su un'analisi economica approfondita degli effetti delle diverse soluzioni in campo.

3. La disciplina delle clausole FRAND come problema di diritto positivo

La sentenza Huawei segna dunque un passo nella giusta direzione, ma dopo la sentenza c'è ancora da costruire tutta una disciplina dettagliata delle procedure di negoziazione e c'è, soprattutto, il problema di individuare un criterio praticabile ed equo di determinazione del livello delle royalty,in mancanza di una gestione collettiva delle stesse.

Si tratta di problemi che difficilmente troveranno una soluzione davvero soddisfacente mediante l'accumulo di precedenti giudiziari (anche se non sarà facile trovare critiche allo status quo da parte di chi assiste le imprese nelle controversie giudiziarie e da parte delle imprese che ritengono di potere fare un uso strategico del contenzioso). In ogni caso, se può plausibilmente pensarsi ad una progressiva definizione dei doveri comportamentali (procedurali) delle parti nelle negoziazioni FRAND - e, in tal modo, ad una accettabile definizione dei presupposti che possono talora legittimare il rimedio inibitorio - più difficile sembra il conseguimento di soluzioni sufficientemente certe in materia di definizione dei giusti livelli di royalty e di eventuale irrogazione di danni ulteriori in caso di utilizzo dei SEP in mancanza di licenza[61].

Ciò non esime comunque dall'onere di fare delle scelte, il più possibile sensate, sul piano del diritto positivo.

In tale prospettiva una prima linea dev'essere - a mio avviso - quella del rafforzamento degli effetti giuridici degli impegni FRAND.

In questo senso, la linea interpretativa seguita nella sentenza Huaweisi salda idealmente con quegli orientamenti che - in contrasto con la diversa linea che intende la clausola FRAND in termini di soft law, come volta solo a favorire comportamenti cooperativi[62] - hanno valorizzato l'efficacia civilistica dell'impegno FRAND, configurandolo come offerta al pubblico immediatamente vincolante a tale da dar luogo ad un vincolo contrattuale già attuale, ad oggetto determinabile, a seguito dell'adesione dell'aspirante licenziatario[63]; una situazione nella quale, non a torto, nell'ordinamento italiano potrebbe proporsi l'applicazione analogica dell'art. 80 c.p.i., in materia di "licenze di diritto"[64]. In coerenza con questa linea di ragionamento, l'impegno FRAND si dovrebbe considerare trasferito ex lege in caso di trasferimento del ramo d'azienda contenente il portafoglio di brevetti interessati.

Nella stessa linea si pone anche l'orientamento prevalente negli Stati Uniti, che ha valorizzato, come base civilistica della soluzione, il meccanismo del contratto a favore di terzi (cioè ha attribuito tale qualificazione all'accordo fra il titolare del brevetto e la SSO, in base al quale il primo formula l'impegno FRAND nei confronti dei futuri utilizzatori, che vengono qualificati come serie di soggetti sufficientemente determinata per dar luogo alla costituzione di pretese esigibili nei confronti del titolare del brevetto)[65].  

Questa situazione ha determinato la diffusa convinzione che l'attuazione delle clausole FRAND sia un problema di diritto dei contratti e non di diritto antitrust[66]. Da ciò  la critica, talora rivolta alla sentenza Huawei, di avere utilizzato nozioni e principi propri del diritto dei contratti (in primo luogo: il principi o di buona fede) per risolvere un problema di diritto della concorrenza[67].

Queste affermazioni sono, a mio avviso, non appropriate. In realtà, l'impegno FRAND, e il buon funzionamento dello stesso, costituiscono - almeno nella prospettiva del diritto antitrust europeo - condicio iuris per l'esenzione ex lege degli accordi di standardizzazione per le tecnologie avanzate (ciò ai sensi dell'art. 101.3 T.F.U.E.).

Il dovere civilistico di buona fede, che discende dall'impegno FRAND (impegno a sua volta imposto da principi propri del diritto della concorrenza), si riempie poi di contenuti operativi concreti proprio in base a criteri di buon funzionamento complessivo del mercato.

In ogni caso, l'ordinamento non ha compartimenti stagni e la tutela della concorrenza fra imprese è un principio generale, che può indirizzare l'applicazione di norme generali come quelle sulla validità o l'efficacia o l'interpretazione dei contratti[68], come può indirizzare - in altri contesti - l'applicazione delle norme sulla legittimità degli atti amministrativi. Non si deve pensare il diritto antitrust come un comparto separato  ed autosufficiente dell'ordinamento.

* * *

Il problema ulteriore è costituito dal fatto che la costruzione civilistica, su cui si può innestare la regolazione progressiva del funzionamento degli impegni FRAND, può operare solo nei confronti di quegli operatori che abbiano effettivamente assunto un impegno FRAND.

Problemi possono nascere, però, nel caso in cui i diritti di brevetto siano stati ceduti a terzi (e non possano operare gli strumenti di successione ex lege nelle posizioni contrattuali, come quelli forniti in Italia dalle norme sulla cessione d'azienda), o anche nei casi, rari[69] ma importanti (che hanno avuto un esempio eclatante con riguardo al comportamento di Apple), di operatori che non aderiscono alla SSO, e quindi non mettono i loro brevetti a disposizione dell'organizzazione e non sono obbligati ad assumere un impegno FRAND, ma contemporaneamente registrano brevetti che assumono concreta importanza per l'evoluzione di uno standard già affermato.

Di fronte a questi fenomeni, che possono minare il funzionamento complessivo del sistema, si pone il problema di estendere l'ambito di applicazione del meccanismo FRAND anche in mancanza di una base contrattuale dello stesso.

Il passaggio ulteriore sarebbe quello di qualificare l'obbligo FRAND come obbligo fondato su un uso commerciale "virtuoso", formatosi - come si è detto - come condizione di esenzione ex lege nel quadro della disciplina antitrust degli accordi di standardizzazione[70] e come tale divenuto vincolante - anche al di là dell'impegno espresso - per tutte le imprese che intendano inserirsi nell'evoluzione dello standard, anche quando non abbiano espressamente aderito all'accordo di standardizzazione[71].

Questa conclusione può essere più facile in quegli ordinamenti che hanno mantenuto codici di commercio separati rispetto al diritto privato generale e così hanno mantenuto una posizione privilegiata all'uso commerciale nella gerarchia delle fonti[72].

In Italia non sarebbe difficile riconoscere una valenza integrativa del contratto all'uso, in base alle norme generali degli artt. 1340 e 1374 c.c., con particolare riguardo a quella valenza che si suole attribuire agli usi del commercio internazionale[73]. Ma il problema delle clausole FRAND non si pone normalmente in funzione di integrazione (o anche di buona fede correttiva), all'interno di contratti già conclusi; si pone piuttosto come problema di reazione a un rifiuto, assoluto o "costruttivo", di contrarre da parte del titolare del brevetto, o comunque di pretesa di royalty eccessive da parte dello stesso.

In sostanza, il problema dell'applicazione generale del meccanismo FRAND si può risolvere solo con il riconoscimento di una obbligatorietà ex lege e, in particolare, con l'estensione del meccanismo anche al di fuori del funzionamento delle SSO, e quindi in tutto l'ambito degli standard di fatto, quali possono risultare dall'evoluzione del mercato anche al di fuori della sfera di controllo delle SSO (si pensi ancora alla strategia brevettuale di Apple).

 Ne consegue che, in tutti i casi in cui non esista un impegno FRAND valorizzabile sul piano della ricostruzione degli effetti negoziali, la soluzione del problema può essere data solo dall'applicazione estensiva della norma antitrust sul divieto di abuso di posizione dominante - che, peraltro, le corti europee applicano anche nei confronti delle imprese che hanno assunto l'impegno FRAND[74] - e/o dall'applicazione del principio di divieto di abuso del diritto di brevetto. Apparentemente, la soluzione più estensiva - che appare anche quella necessaria per consentire all'intero sistema della standardizzazione tecnologica di ben funzionare - sembra quest'ultima[75].

A mio avviso non ci sono, tuttavia, reali differenze fra le due soluzioni. L'abuso del diritto di brevetto dev'essere infatti ricostruito alla luce della funzione proconcorrenziale che legittima lo strumento stesso del brevetto[76]. Per quanto riguarda invece l'applicazione del divieto di abuso di posizione dominante il percorso argomentativo sarà più complesso, ma, come si è già detto nel corso di questo scritto, l'evoluzione del diritto antitrust porta sempre più ad abbandonare una concezione della posizione dominante come situazione eccezionale e a riconoscere piuttosto una coincidenza tra la nozione di posizione dominante e quella di potere di mercato. Da qui il riconoscimento di posizioni plurime di potere negli stessi mercati. In questa prospettiva, non dovrebbe essere difficile riconoscere il potere di mercato anche in capo alle cosiddette Non-Practicing Entities, cioè ad imprese che fanno incetta di SEP non per utilizzarli nella produzione, bensì solo per farne uso strategico in futuri contenziosi[77].

Più in generale, come ho cercato di dimostrare altrove[78], si dovrebbe riconoscere che l'intero sistema di divieti delle norme antitrust europee dev'essere ricostruito come un continuum:oggetto del divieto è sempre l'esercizio di un potere di mercato, individuale o collettivo, che viene usato, o può essere usato, per finalità anticoncorrenziali. In relazione al divieto delle intese il potere di mercato è creato (o rafforzato) dall'intesa stessa, mentre i divieti di condotte unilaterali riguardano situazioni in cui il potere di mercato preesiste alla condotta vietata. La base normativa dei divieti è sostanzialmente unitaria, nella sua ratio e nella necessità di applicare anche alla condotte unilaterali quella particolare rule of reason europea, che è sancita nell'art. 101.3 T.F.U.E.

NOTE

1)

Per comodità di lettura, riportiamo qui di seguito il dispositivo della sentenza (Corte di Giustizia UE C-370/13), che ne costituisce anche massima ufficiale:

"L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti  di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non discriminatory»),non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:

- prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e

- il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni pratica dilatoria.

L'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate nel procedimento principale, esso non vieta a un'impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che la stessa impresa si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto e volta alla presentazione dei dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti". 

2) Quest'ultimo è il termine ufficialmente utilizzato nel Reg. UE/1025/2012, che disciplina l'attività delle organizzazioni che elaborano gli standard. Nel testo si continuerà a preferire, in conformità all'uso dottrinale prevalente, il termine "standardizzazione".

3) Secondo la definizione della Commissione UE, nella Comunicazione su Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale del 14.1.2011, § 7.1 (n. 257).

4)

Per una ricca informazione e per ampi riferimenti bibliografici si rinvia a V. Torti, Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting. Objectives and Tensions, Routledge, London - New York, 2016, 48 ss.

5)

Nel Reg. UE/1025/2012 la "norma" che si inserisce in uno standard è definita come una "specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi".

Questa connotazione degli standard elaborati dall'autonomia privata rende sfocata la distinzione, frequente in letteratura, fra "de facto standards"e"de iure standards". In realtà, quelli che sono classificati come standardde iuresono tali perché determinati da un'organizzazione (privata) apposita e non risultanti da semplici prassi di mercato.

Standard tecnici o di qualità possono essere talora anche obbligatori, perché imposti da norme legislative o regolamentari, ma in questo caso si tratta di norme eccezionali (da un punto di vista sistematico) che devono avere una specifica giustificazione in termini di interessi sociali tutelati.

6) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), nn. 263, 308.

7) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 264 e passim.

8) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 280 e passim, nonché supra, nt. 4.

9) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 283.

10) Per esempio gli attacchi di lampadine o i formati delle bottiglie di vino, ecc. Questi standard non precludono l'adozione di varianti originali da parte di singoli produttori. In certi casi, la presenza di standard differenziati può favorire - in mancanza di divieti - l'immissione sul mercato di prodotti complementari, destinati a favorire l'interoperabilità fra prodotti che utilizzano standard diversi (p.e. le prese universali o i riduttori di formato nell'ambito delle prese elettriche).

11) Mi permetto di richiamare, in proposito, M. Libertini, I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concorrenza, in A.I.D.A. (Annali Italiani del Diritto d'Autore), 2015, 342 ss.

12) N. Petit, EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes, in The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law, J. Contreras ed., Cambridge University Press, 2017 (paper reperibile in S.S.R.N.), scrive che, inizialmente, la Commissione "followed a policy of deference towards SSOs".

13) Cfr. sul punto V. Torti, (nt.4), 194 ss. e passim.

14) Cfr. G. Colangelo, Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling, Giuffrè, Milano, 2008; ID., Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust, Giuffrè, Milano, 2016.

15)

Questa tesi, che viene fatta risalire a Cournot, è una costante dei ragionamenti svolti in questa materia.

Una interessante indagine empirica, che ha messo in discussione l'attendibilità della tesi corrente, dimostrando altresì che l'organizzazione interna dei diversi patent pool storicamente affermatisi presenta grandi differenze, può leggersi in M. Mattioli, Power and Governance in Patent Pools, in Indiana Law School Research Paper, n. 234, June 3, 2013.

16) Cfr. World Intellectual Property Organization (WIPO), Patent Pools and Antitrust - A Comparative Analysis, March 2014.

17) Così ha funzionato, per esempio, il consorzio per gli standard MPEG, che hanno retto lo sviluppo della tecnologia dei DVD. V., in proposito, J. Contreras, Fixing Frand: a Pseudo-pool Approach to Standards-based Patent Licensing, in 79 Antitrust Law Journal, 76 (2013).

18) Cfr. C. Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting, in The Innovation Policy and the Economy, MIT Press, 2001, I, 130. Questo studio mette peraltro in luce i rischi di incremento dei costi transattivi, indotti dalla soluzione di cui si discute.

19) Cfr. J. Contreras, (nt. 17), 54, 77. Quest'ultimo argomento può essere abbastanza facilmente ridimensionato se solo si pensa all'elevatissimo costo sociale del contenzioso indotto dalle divergenze nell'applicazione della clausola FRAND.

20) Cfr. N. Petit, (nt.12), secondo cui questa impostazione starebbe alla base della stessa sentenza Huawei. In realtà, la sentenza tende a stabilire limiti all'applicazione della norma sul divieto di abuso di posizione dominante, sicché appare distante da una logica di soft law.

21) Cfr. M. Lo bue, Patent Holdup and Holdout Under the New IEEE's Policy: Are These Breaches of Competition Law?, in S.S.R.N., 2016, p. 16 e 54-55 del paper.

22) Un'altra spiegazione, avanzata in dottrina [cfr. J. Contreras, (nt. 17), 60, ove indicazioni] è quella che fa capo al ruolo preponderante dei tecnici nelle Standard Organizations e all'inclinazione di questi ultimi di non gravare l'organizzazione della soluzione di problemi giuridici ed economici.

23) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 269.

24) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 285.

25) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 288.

26) Cfr. Linee direttrici, (nt. 2), n. 290.

27) V. indicazioni in J. Contreras, (nt.17), 55 ss.

28) Da ultimo, sulle ragioni di efficienza che dovrebbero indurre a preferire la gestione in pool dei brevetti costituenti uno standard, v. H. Delcamp, The Value of Patents and Its Implications for Competition, in The Criterion - Journal of Innovation, 2016, 161 ss.

29) In letteratura [v. J. Contreras, (nt. 17), 61, ove indicazioni) si osserva spesso che solo una parte (stimata in circa il 30%) dei brevetti dichiarati essenziali lo sono effettivamente (o sono ancora effettivamente tali). Questo rilievo è temperato però dalla considerazione che il concetto di "essenzialità" può essere inteso in senso puramente tecnico (e quindi restrittivo) o in senso commerciale (sì da essere comprensivo di optionals che tendono a divenire di uso comune) [ivi, 74]. La probabile fondatezza di questi rilievi non inficia comunque l'osservazione generale, per cui il numero di SEP incorporati in un prodotto tecnologicamente avanzato come uno smartphone rimane elevatissimo.

30) Cfr. J. Contreras, (nt.17), 72.

31)

La vaghezza dei termini contenuti nella clausola FRAND ha dato luogo a ricorrenti critiche dottrinali, fondate sul facile rilievo della incertezza applicativa [v., per tutti, V. TORTI (nt. 4), 94 ss.)]. Ma il rilievo, posto in questi termini, è perfino banale (cfr. D.A. Crane,Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination,Cardozo School of Law, Working Paper n. 232, April 2008, 21), e potrebbe essere esteso a qualunque clausola generale. Proprio per ciò, il rilievo potrebbe essere smentito dalla esperienza applicativa di numerose altre clausole generali, che hanno dato luogo alla formazione di un diritto giurisprudenziale non meno certo e prevedibile di quello che può derivare da una definizione normativaex antedi una certa materia.

Il punto critico è però che, mentre un certo tipo di conflitti può essere razionalmente affidato alla costruzione progressiva di un corpus di precedenti giurisprudenziali, in casi come quello in esame questa modalità di formazione progressiva delle regole non è soddisfacente, perché ciascun conflitto bilaterale è interconnesso con tutta la serie di interessi coinvolti nell'applicazione dello standard.

32) Cfr. M. Libertini, Clausole generali, principi generali, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Riv.crit.dir.priv., 2011, 345 ss.

33)

La decisione caso per caso può ancora funzionare (forse) con riferimento alle tradizionali licenze obbligatorie, in cui la negoziazione si pone all'interno di un rapporto bilaterale, in cui si esaurisce l'operazione economica (la licenza di brevetto è lo strumento necessario e sufficiente per entrare nel mercato del prodotto). E' in tale prospettiva che si è formata la prassi di calcolare laroyaltyin una percentuale del prezzo di vendita del prodotto finale. I titolari di SEP tentano di trasportare lo stesso criterio alle licenze dei SEP stessi, ma in questo modo non si tiene conto che qui l'accesso al mercato del prodotto è dato dallo standard nel suo insieme e non dal singolo SEP. Da qui la ragionevolezza di un criterio di definizione dellaroyaltyfondato sullasmallest saleable unit,anziché su una percentuale del prezzo del prodotto finale.

V. però in senso contrario, al termine di un'accurata rassegna della casistica americana (casistica che non si è ancora assestata su un orientamento stabile) D.J. Teece, E.F. Sherry,A Public Policy Evaluation of RAND Decisions in the U.S. Courts,inThe Criterion - Journal of Innovation,2016, 113 ss.

Più in generale, per ampie informazioni sul dibattito americano sul tema v. G. COLANGELO,Il mercato dell'innovazione,(nt. 14), 198 ss.

Sulla probabilità di errori legati all'approccio bilaterale ai problemi di applicazione del principio FRAND v., p.e., R. Kapur, Standard Essential Patents and their Competition Law Regulation - Discovering the Law, in the Realm of Inventions, in S.S.R.N., December, 20, 2015, che critica una sentenza dell'Alta Corte di New Delhi (caso Ericsson v. Micromax), che ha determinato il livello di royalty in una percentuale (da 1,25 a 2%) del prezzo del prodotto finale, senza tenere conto del ruolo svolto dal brevetto in questione nella tecnologia complessiva governata dallo standard. Il livello della royalty appare intuitivamente troppo elevato.

34) Un'opinione opposta a quella accolta nel testo può leggersi in R. Jacob, A. Milner, Lessons from Huawei v. ZTE, in 4iP Council, October 2016, 2. L'opinione, tuttavia, mi sembra affermata, più che dimostrata.

35) V. supra, nt.33.

36)

In tal senso v. la matura ricostruzione della problematica da parte di J. Contreras, (nt. 17), secondo cui la SDO dovrebbe avere il potere di fissare l'ammontare aggregato diroyaltygravante sugli utilizzatori dello standard e di attribuire poi a ciascun titolare di SEP una percentuale del monte complessivo diroyalty,determinato in base all'importanza relativa dei brevetti apportati allo standard.

Questa soluzione è più radicale - ma anche più convincente, a mio avviso - di un'altra (P. Picht,The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei,inEuropean Competition Law Review,2016, 374-5), pur ragionevole e correttamente orientata, che propone di attribuire alla SDO un compito di risoluzione delle controversie fra titolari di SEP e utilizzatori.

Ancora diversa la soluzione proposta da V. Torti, (nt. 4), incentrata sull'obbligo del titolare del brevetto, che richiede l'inserimento nello standard, di comunicare contestualmente il prezzo massimo e le altre condizioni delle licenza che si impegna a rilasciare ai richiedenti.

E' chiaro comunque che qualsiasi soluzione del tipo di quelle qui richiamate dovrebbe passare attraverso un intervento normativo regolamentare.

37) E' la soluzione proposta da J. Contreras (v. nota prec.).

38) In tal senso lo stesso N. Petit, (nt. 12), 22, pur essendo fautore della soluzione dell'autoregolazione della materia da parte delle SSO.

39)

Sul punto v. l'ampio studio di M. Lo bue, (nt. 21). La regolazione dell'IEEE specifica tanto l'ambito di vincolatività dell'impegno FRAND quanto i criteri di determinazione delleroyalty.Essa ha ricevuto un assenso preventivo da parte del DoJ (che ha imposto, tuttavia, che i criteri di determinazione delleroyaltyabbiano valore solo di raccomandazione e non impongano un vincolo di presso).

L'a. sostiene ragionevolmente  (v., in particolare, p. 39-40) l'opportunità della soluzione - anche in ragione dell'improbabilità, di cui si parlainfranel testo, di un intervento regolatorio pubblico - e critica l'idea "purista" secondo cui una regolazione del fenomeno da parte delle SSO realizzerebbe una sorta di cartello fra acquirenti di licenze sui SEP. Non è esatta però l'affermazione dell'a. (p. 31) secondo cui una"business review letter",simile a quella che il DoJ ha rilasciato a favore dell'IEEE, non sarebbe prevista nel diritto antitrust europeo; in realtà, come si dice nel testo, si potrebbe applicare l'art. 10, Reg. 1/2003, purtroppo trascurato nella prassi.

Le reazioni negative, ricordate nel testo, di alcune grandi imprese interessate sono riferite a p. 22 dello studio citato.

40)

Cfr., per esempio, M.R. Ferrarese,Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario,Il Mulino, Bologna, 2017, 33-4.

Con specifico riferimento alla materia trattata nel presente scritto, v., p.e., L. Silva morais, Competition in Digital Markets and Innovation. Dominant Platforms and Competition Law Remedies, in Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione, a cura di G. Colangelo e V. Falce, Il Mulino, Bologna, 2017, 42-3.

41) Cfr. M. Heim (vice presidente di Qualcomm), Antitrust enforcement in innovation industries: SEP cases on the two sides of Atlantic, in http://www.eui.eu/Projects/ENTRANCE/Documents

42)

Il punto è ben segnalato da V. Meli, Standard,standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale,inImpresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini,Giuffrè, Milano, 2015, II, 1100 ss., che sottolinea come "la disciplina dell'abuso di posizione dominante venga qui in realtà utilizzata per risolvere alcuni di quei problemi che la standardizzazione può porre e che la Commissione ha affrontato nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, ma che non è in grado di risolvere con il ricorso all'art. 101 Tfue, che costituisce, in astratto, la via più coerente per affrontare la questione".Subito dopo l'a. aggiunge che "l'utilizzazione della normativa sull'abuso di posizione dominante, rispetto ad un problema che nasce in un contesto cooperativo, ma per il quale l'applicazione della norma sulle intese appare inopportuna o impossibile, si pone come un succedaneo".

In questa analisi puntuale rimane però da spiegare perché l'applicazione della norma sulle intese debba considerarsi inopportuna o impossibile. A mio avviso, la vera ragione è puramente ideologica e consiste - come si accenna nel testo - nella visione dogmatica della disciplina antitrust come disciplina prettamente sanzionatoria.

43) Ho cercato di segnalare il fenomeno in M. Libertini, Diritto della concorrenza dell'Unione europea, Giuffrè, Milano, 2014, 300-1.

44) L'inefficienza della linea di soluzione del problema fondata sull'obbligo di licenze FRAND è ora dimostrata, con approfondita trattazione, da V. Torti, (nt. 4).

45) Cfr. J. Contreras, (nt. 17), 62.

48) Cfr. J.G. Sidak, What Aggregate Royalty Do Manufacturers of Mobile Phones to License Standard-Essential Patents?, in The Criterion - Journal of Innovation, 2016, 701 ss.; in uno scritto immediatamente successivo (How Commissioner Vestager's  Mistaken Views on Standard-Essential Patents Illustrate Why President Trump Needs Unified Policy on Antitrust and Innovation, ivi, 721 ss.) l'a. critica una presa di posizione della commissaria europea sulla concorrenza, che ha invece enfatizzato il rischio di royalty stacking e affermato che il prezzo di uno smartphone per il consumatore sarebbe gravato da circa 120 € di royalty.

49) Fra i commentatori ci si è chiesto se la sentenza debba essere interpretata nel senso di porre un preciso discrimine fra comportamenti abusivi e non del titolare di SEP o se piuttosto debba intendersi come volta a fissare un safe harbour, all'interno del quale il titolare del SEP ha la certezza di non violare l'art. 102 TFUE, mentre al di fuori la controversia dev'essere comunque valutata alla luce dei complessivi effetti anticoncorrenziali prodotti. Quest'ultima soluzione (in tal senso C. MEO, in uno scritto di prossima pubblicazione in Italian Antitrust Review 2017) appare preferibile, alla luce dei principi del diritto antitrust. Ma ciò non toglie che alla sentenza debba attribuirsi il significato di dettare una presunzione, sia pure reversibile, di abuso, e comunque di svolgere una supplenza di tipo regolamentare, di fronte alla complessità dei problemi posti dai SEP e dalle clausole FRAND.

50)

Una puntuale individuazione di questi problemi aperti (o almeno ritenuti tali) è, ad esempio, in R. Jacob, A. Milner, (nt. 34), 11 ss.:

-          se l'impegno FRAND possa dirsi violato in qualsiasi caso di richiesta di prezzo eccessivo o solo in caso di effettivohold upa danno del concorrente (ma per la verità mi sembra che la sentenza scelga la risposta più estensiva);

-          cosa accade se ambedue le parti fanno proposte compatibili con la clausola FRAND, ma non sono ancora state in grado di raggiungere un accordo (secondo gli aa. in tal caso tornerebbe ammissibile l'inibitoria del titolare del SEP; a me sembra, invece, che le indicazioni della sentenza debbano essere lette nel senso che i tempi di una normale negoziazione escludono la possibilità di inibitorie, e che questo rimedio torni attuale solo se l'aspirante licenziatario abbia dato luogo ad una rottura ingiustificata della negoziazione);

-          se il titolare del SEP possa pretendere la sottoscrizione di un accordo di riservatezza prima della formulazione della propria offerta (gli aa. propongono la soluzione positiva, che in effetti rimane  preferibile, fino a quando una ipotetica disciplina regolamentare imponga ai titolari di SEP di formulare un'offerta di riferimento aperta al pubblico);

-          se l'impegno FRAND sia già di per sé un impegno contrattuale (gli aa. rispondono affermativamente, richiamando anche la disciplina dei contratti a favore di terzo; questa soluzione merita, ad avviso di chi scrive, condivisione, come si dice espressamente più avanti nel testo);

-          come debba essere valutata l'eventuale eccezione di nullità o di decadenza del brevetto, avanzata dall'utilizzatore (secondo gli aa. la soluzione va lasciata alle corti nazionali; in effetti, non si vede il fondamento di tale soluzione, che aprirebbe spazio a forti disparità fra un paese e l'altro, nel funzionamento delle clausole FRAND; la soluzione più corretta sembra essere quella per cui l'eccezione di nullità/decadenza dev'essere ammessa, come espressione generale del diritto di difesa dell'utilizzatore, ma contemporaneamente i tempi di attesa della soluzione giudiziaria sull'eccezione non possono andare a discapito dei legittimi interessi del titolare del SEP: perciò gli obblighi di protezione dell'utilizzatore, in termini di documentazione dell'utilizzo e garanzia di futuri pagamenti, devono essere nel frattempo rispettati);

-          se, in caso di rigetto dell'eccezione di nullità/decadenza possono pretendersi, da parte del titolare del SEP, dei compensi aggiuntivi (secondo gli aa. la risposta è positiva, perché non si devono dare incentivi ad eccezioni pretestuose; tuttavia c'è anche il rischio opposto, per cui si deve piuttosto ritenere che il computo degli interessi sulleroyalty,accompagnato dalla liquidazione di danni in caso di lite temeraria o imprudente (ciò, in effetti, alla stregua dei diversi diritti nazionali) sia soluzione adeguata);

se la base per il calcolo della royalty debba essere la "small saleable unit" o piuttosto il prezzo di vendita del prodotto finale (gli aa. propendono per la seconda soluzione, che è evidentemente la più gradita ai titolari di SEP; ma, come si è già detto supra (nt. 33), trattasi di soluzione incoerente, che traspone una soluzione tradizionale, propria delle licenze di brevetto che si traducono in licenza di un particolare prodotto, la situazione che si verifica in presenza di un fascio di brevetti complementari, nessuno dei quali si identifica con il prodotto finale, che traggono il loro valore proprio e soltanto dall'aggregazione nello standard, che, a sua volta, è una realtà in evoluzione.

51) E' questa certamente l'incertezza più grave lasciata dalla sentenza (cfr. M. Lo Bue, Huawei v ZTE: established case law and open issues after ECJ's judgment, in S.S.R.N., 2015).

52) In tal senso P. Picht, (nt.36), 374.

53) V. supra nt. 43. 

54)

Questa interpretazione estensiva della nozione di posizione dominante dovrebbe far ritenere superata la questione, posta da diversi commentatori [v. ampiamente, anche per riferimenti, N. Petit, (nt. 12)], secondo cui la sentenza lascerebbe aperto il problema dell'applicabilità delle soluzioni indicate a soggetti come le "patent assertion entities"e le "non-practicing entities",che gestiscono diritti di brevetto senza svolgere attività produttiva nei mercati a valle, e quindi non sono in concorrenza diretta con i soggetti utilizzatori.

In realtà, comunque, anche tali soggetti sono "imprese" ai sensi del diritto della concorrenza, almeno perché forniscono licenze (che sono servizi, in senso lato) a titolo oneroso, e la posizione dominante deriva loro dall'essenzialità del brevetto, e come tale può essere riconosciuta anche in direzione verticale.

In ogni caso non sembra proprio che la sentenza abbia implicitamente previsto un trattamento più favorevole per soggetti di questo tipo.

55) Questo condizionamento ha continuato ad operare nella giurisprudenza tedesca anche dopo la sentenza Huawei, con diverse decisioni di giudici di merito che ne hanno fatto un'applicazione restrittiva (anche se il trend sembra essersi invertito nei giudizi di appello). Ampie informazioni sul punto in G. Colangelo, L'enforcement europeo dei brevetti essenziali dopo Huawei, in Concorrenza e comportamenti escludenti (nt.40), 190 ss.

56) E' stato rilevato che, anche dopo la sentenza Huawei, le corti tedesche hanno tendenzialmente accolto le ragioni dei titolari di SEP, interpretando restrittivamente la portata della sentenza della Corte di Giustizia  [cfr. R. Jacob, A. Milner, (nt. 34), 8 ss.; P. Picht, (nt. 36), 369].

57) In tal senso anche D. Kallay, The ECJ Huawei-ZTE Decision: En Route to Ending Hold-Out?, in www.competitionpolicyinternational, Oct 27, 2015. Infatti, come si è sottolineato in dottrina [cfr., p.e., P. Picht, (nt. 36), 367 ss.; G. Colangelo, Il mercato dell'innovazione (nt. 14), 267], la posizione della Corte si differenzia anche da quella sostenuta dalla Commissione, che onerava l'utilizzatore solo di dichiarare la propria disponibilità a pagare un corrispettivo FRAND.

58) Cfr. in tal senso D.A. Crane, (nt. 31), 34: "Inverting the burden of proof requiring the licensor to justify the proferred terms rather than requiring the licensee to prove them unreasonable is a familiar remedy in the intellectual property-antitrust context" (ivi indicazioni di giurisprudenza americana).

59) Cfr. M. Lo Bue, (nt. 21), 34 ss.

60) Per ampi riferimenti v. G. Colangelo, L'enforcement europeo, (nt. 55), 171-2.

61) Quest'ultimo punto è attualmente oggetto di vive discussioni negli Stati Uniti. A fronte di un orientamento delle corti federali volto a negare danni punitivi nei casi di utilizzo non autorizzato di SEP in presenza della clausola FRAND, la Corte Suprema, nella sentenza Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronic, Inc. (2016), ha sancito la legittimità dell'irrogazione di danni punitivi in tutti i casi in cui sia accertato un "egregious infringment" da parte dell'utilizzatore (cfr. J.G. SIDAK, Enhanced Damages for Infringment of Standard-Essential Patents, in The Criterion - Journal of Innovation, 2016, 1101 ss.).

62) Cfr. N. Petit, (nt. 12).

63) Cfr. M. Maugeri, Frand commitments e disciplina del contratto, in Impresa e mercato, (nt. 42), 1033 ss.

64) Il collegamento sistematico fra l'impegno FRAND e le "licenze di diritto" è stato fatto anche dall'avvocato generale Wathelet, nel caso Huawei [come ricorda G. Colangelo, (nt. 55), 268].

65)

Cfr. J.G. Sidak,Injunctive Relief and the FRAND Commitment in the United States,inCambridge Handbook of Technical Standardization Law,vol. I:Antitrust and Patents,J. Contreras ed., Cambridge University Press (in corso di pubblicazione), reperibile comepaperinS.S.R.N.;ID.,A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary,inThe Criterion - Journal of Innovation,2016, 1001 ss., ove interessanti approfondimenti sul contenuto civilistico dell'obbligo FRAND: in particolare, l'a. sostiene plausibilmente che l'obbligo ha ad oggetto unaportfolio licence, comprensiva di tutti i brevetti dello stesso titolare compresi nello standard e non anche una licenza ad oggetto selezionato ad arbitrio dall'utilizzatore; meno plausibilmente, l'a. sostiene che l'obbligo FRAND si esaurirebbe con la formulazione di una prima proposta rispettosa dell'impegno, sicché, in caso di non accettazione e controproposta dell'aspirante licenziatario, il titolare del SEP sarebbe legittimato a chiedere l'inibitoria.

V. anche sul punto richiamato nel testo M. Lo Bue, (nt. 21), 11-2, che sottolinea come tuttavia le autorità antitrust americane (DoJ e FTC) non abbiano affatto escluso la possibilità che il divieto di monopolization possa applicarsi anche a carico del titolare di SEP che utilizzi gli stessi per strategie di "aggressive litigation".

66) Cfr. M. Lo Bue, (nt. 21), 52.

67) Cfr., in particolare, P. Picht, (nt. 36), 370-1.

68) Cfr. D.A. Crane, (nt. 31), 22: "even a contractual dispute over the meaning of a RAND commitment will need to invoke some antitrust principles as background to understanding the words of the contract".

69)

Si tratta di casi rari perché, di norma, l'impresa che realizza un'innovazione tecnologica in un mercato dominato da uno standard ha tutto l'interesse a far accettare il suo brevetto all'interno dello standard, al fine di farlo poi accettare dall'intero mercato e di evitare di rimanere emarginata [cfr. M. Lo Bue, (nt. 21), 10].

Può darsi però talora il caso che un'impresa sia titolare di brevetti così significativi da poter preferire (come è avvenuto proprio nel caso di Apple) che essi si rendessero di fatto essenziali nello standard, senza necessità di un riconoscimento formale da parte dell'organizzazione.

70) Su questo corretto inquadramento sistematico della clausola FRAND nel diritto antitrust europeo v. anche G. Colangelo, (nt. 55), 174.

71) Negli Stati Uniti l'impegno FRAND è stato imposto dalla FTC anche come condizione per l'autorizzazione di operazioni di concentrazione fra imprese del settore interessato allo standard [cfr. J.G. Sidak, Injunctive Relief (nt. 65), 19].

72) Il valore dell'uso sarebbe peraltro messo in dubbio, almeno nella concezione giuspositivistica tradizionale, dall'idea che le norme consuetudinarie sarebbero sempre dispositive, cioè derogabili da espresse pattuizioni negoziali [cfr. A. Pavone La Rosa, Consuetudine (usi normativi e usi negoziali), in Enc. Dir., XI, Giuffrè, Milano, 1961].

73) Corte Giust. UE, sez. III, 9 giugno 2011, C-87/10, Eelctrosteel Europe SA c. Edilcentro S.p.A.; in dottrina, per tutti, F. Galgano, Le forme di regolazione dei mercati internazionali, in Contratto e impresa, 2010, 353 ss.

74) Questa, sul piano comparatistico, è considerata la principale differenza fra USA ed Europa, nell'impostazione della materia trattata [cfr. M. Lo Bue, (nt. 21), 53, 56; lo stesso a. riconosce che "In absence of a submitted LOA (Letter od Agreement), the only tool to limit SEP holders' market power arises from competition law", anche se l'applicazione delle norme antitrust richiede una prova rigorosa del foreclosure effect conseguente alla condotta del titolare del SEP].

75) Soluzione ritenuta preferibile da P. Picht, (nt. 36), 373.

76)

Sul punto v. da ultimo V. Di Cataldo,La questione brevettuale all'inizio del XXI secolo,inOrizzonti del diritto commerciale(sito telematico), febbraio 2017.

Più in generale, per la linea di pensiero accennata nel testo con riguardo ai rapporti fra patent misuse e abuso di posizione dominante, v. T. Käseberg, Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US, Hart, Oxford, 2012.

77)

In dottrina è diffusa la preoccupazione che le norme sul divieto di abuso di posizione dominante non si possano applicare a queste entità che, non essendo titolari di imprese verticalmente integrate, non possono fare un uso "predatorio" del rifiuto di contrarre [v., p.e., G. Colangelo, (nt. 55), 190, secondo cui la sentenzaHuaweinon coprirebbe questi casi].

A mio avviso, però (v. già supra, nt. 54), un'applicazione estensiva del divieto di abuso può ben comprendere tutti i casi in cui vi è controllo di una risorsa essenziale ai fini dell'attività da svolgere nel mercato a valle, senza necessità di accertare il ricorso a strategie predatorie. Evidentemente il punto richiederebbe ben altro approfondimento, rispetto al cenno quivi compiuto.

78) M. Libertini, Diritto della concorrenza, (nt. 43), 270 ss.