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I marchi collettivi e di certificazione geografici

Davide Sarti

Il contributo riconduce i marchi collettivi e di certificazione geografici ad una generale funzione distintiva comune ai marchi individuali, ed estranea alla funzione di garanzia qualitativa sottostante alla tutela delle indicazioni geografiche, e in particolare delle DOP/IGP. I marchi collettivi e di certificazione geografici distinguono la responsabilità delle iniziative promozionali delle economie territoriali e proteggono contro i rischi di confusione o approfittamento di queste iniziative, non contro i rischi di confusione o approfittamento della provenienza territoriale e delle qualità del prodotto attese dal pubblico.

Questa funzione dei marchi collettivi e di certificazione rispetta il principio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. La funzione distintiva e quella di garanzia qualitativa possono convivere e reciprocamente rafforzarsi anche in capo ad un segno protetto contemporaneamente come marchio e come DOP/IGP. La protezione dei marchi collettivi e di certificazione geografici non può tuttavia contrastare con i valori sottostanti alla protezione della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP. La convivenza di protezioni è anzitutto resa possibile dall’impedimento assoluto alla registrazione di marchi geografici per prodotti che non rispondano alle caratteristiche imposte ai medesimi prodotti dal disciplinare della DOP/IGP. Il conflitto fra le due forme di tutela è inoltre evitato dal principio di inopponibilità del marchio geografico ai terzi abilitati ad utilizzare una denominazione territoriale. Il marchio collettivo e di certificazione non può in particolare mai essere azionato contro i terzi che osservino il disciplinare di produzione della DOP/IGP. Il marchio geografico può invece essere fatto valere contro gli utilizzatori che non rispettino le norme del disciplinare della eventuale corrispondente DOP/IGP. In assenza di protezione di una DOP/IGP il marchio geografico può essere fatto valere contro le imprese che non rispettino le tradizioni produttive della zona solo quando si tratti di prodotti estranei al settore agroalimentare o vitivinicolo, e comunque purché queste tradizioni siano note al consumatore. Nei settori agroalimentare e vitivinicolo il principio di esaustività della tutela delle DOP/IGP preclude di attribuire giuridica rilevanza al rispetto di tradizioni che non siano state accertate nell’apposito procedimento di registrazione avviato avanti alle autorità degli stati membri e alla Commissione.

Geographical collective and certification marks

The article suggests that geographical collective and certification marks fulfil an essential function of indication of origin and are protected according to this function, which is unrelated to the qualitative guarantee function underlying the protection of geographical indications, especially PDO/PGI. Collective and geographical certification marks distinguish the organization of marketing initiatives in the promotion of territorial areas, and are protected against the likelihood of confusion or misappropriation of the entrepreneurial promotional activity, not against the likelihood of confusion on the geographical origin of the product or misappropriation of the territorial reputation.

Such function of collective and certification marks is consistent with the exhaustive nature of the EU protection of PDO/PGI for agricultural, food, and wine products. The indication of origin function of geographical marks and the quality guarantee function of PDOs/PGIs may coexist and mutually reinforce each other in the case of a sign protected at the same time as a trademark and as a PDO/PGI. However, the protection of collective and geographical certification marks should not conflict with the values ​​underlying the protection of the quality guarantee function of PDOs/PGIs. The conflict is avoided through an absolute ground for refusal or invalidity of geographical trademarks applied or registered for a product not complying with the product specification of the PDO/PGI. Moreover, the coexistence of both protections is made consistent through the principle of non-enforceability of the trademark against a third party entitled to use a geographical name. Namely, collective and certification marks are not enforceable against parties complying with the product specification of a DOP/IGP referring to the same territorial area designated by the mark. Conversely, the geographical mark can be enforced against users not complying with the product specification of the DOP/IGP. In the absence of PDO/PGI protection, the geographical mark can be enforced against third parties not complying with the traditional methods of the territorial area only to the extent that products are unrelated to the agricultural, food, and wine stuff, and provided that these traditions are well known to the consumers. For agricultural, food, and wine stuff, the exhaustiveness of PDO/PGI EU protection pre-empts any form of protection (even through the distinctive function of trademarks) of signs distinguishing traditional territorial methods that have not been attested in the EU registration procedure before the authorities of the member states and the Commission.

Sommario:

1. I dubbi sull’impostazione tradizionale che riconduce marchi collettivi e di certificazione, e rispettivamente DOP/IGP, ad un’unica funzione di garanzia qualitativa. - 2. La disciplina del marchio collettivo non ne impone l’assolvimento di una funzione di garanzia qualitativa; mentre la giurisprudenza Fiore di cotone riconduce marchi collettivi e di certificazione ad un’unica funzione (di indicazione d’origine, e perciò) distintiva. - 3. La funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione riflette la preoccupazione della Corte di mantenere fermo il principio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP, affermato nella sentenza Budvar 2. - 4. La registrabilità dei marchi collettivi e di certificazione geografici quale strumento di tutela dell’interesse a distinguere le iniziative promozionali delle “economie di distretto”. - 5. La tutela dei marchi collettivi geografici si estende al rischio di confusione sulla provenienza e all’approfittamento della notorietà dell’associazione titolare, non alla confusione e approfittamento della notorietà territoriale. - 6. Estensione delle precedenti considerazioni ai marchi di certificazione. - 7. La possibile funzione accessoria di garanzia qualitativa dei marchi collettivi e di certificazione: suo corrispondente significato. - 8. La cumulabilità della tutela dei segni a uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP. - 9. Il sistema degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio per effetto di anteriorità costituite da DOP/IGP. - 10. La logica sottostante alla tipologia degli impedimenti relativi. - 11. La logica sottostante al cumulo delle protezioni. - 12. Il fondamento sistematico della disciplina italiana sulla legittimazione alla registrazione di marchi collettivi da parte dei consorzi di tutela delle DOP/IGP. - 13. L’inopponibilità del segno ad uso plurimo ai terzi abilitati a utilizzare una denominazione geografica. - 14. Il problema del titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica e la sua ricostruzione sulla base del diritto UE uniforme, in particolare della nozione di IGP. - 15. Il titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica per le ipotesi: A. di segni corrispondenti a DOP/IGP; B. di segni non corrispondenti a DOP/IGP nelle sottoipotesi B1. di segni relativi al settore agroalimentare e vitivinicolo; B2. di segni estranei al settore agroalimentare e vitivinicolo. - 16. Conclusioni. La complementarità degli interessi protetti dalla disciplina dei marchi geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP. - NOTE


1. I dubbi sull’impostazione tradizionale che riconduce marchi collettivi e di certificazione, e rispettivamente DOP/IGP, ad un’unica funzione di garanzia qualitativa.

Il tema dei segni distintivi geografici continua a suscitare un certo interesse nella dottrina, che in questi ultimi anni si è specialmente concentrata sui segni ad uso (essenziale) plurimo [1]. Quest’ultima espressione fa precisamente riferimento ai segni strutturalmente destinati all’utilizzazione da parte di una pluralità di imprese indipendenti. La categoria ricomprende perciò anzitutto i marchi collettivi, ed ora anche i marchi di certificazione, per effetto della recente attuazione della direttiva UE 2015/2436 (di seguito anche direttiva marchi) e della corrispondente introduzione dell’art. 11-bis c.p.i. La medesima categoria ricomprende altresì le DOP e IGP (di seguito, congiuntamente, DOP/IGP). A queste tipologie di segni si possono ulteriormente aggiungere le specialità tradizionali garantite (STG), disciplinate ora unitamente alle DOP/IGP nel regolamento UE 1151/2012. Per parte mia nel presente lavoro intendo concentrarmi sui segni ad uso plurimo di natura geografica, tralasciando perciò il tema delle STG: che se da un lato condividono con le DOP/IGP la funzione di garanzia qualitativa, dall’altro si distinguono proprio per lo scopo strutturale di designazione del “carattere tradizionale” o della “specificità del prodotto” (art. 18, par. 2, regolamento 1151/2012), in assenza di riferimenti giuridicamente rilevanti alla sua origine geografica. In questa prospettiva occorre interrogarsi sulla esistenza di una categoria unitaria di “segni di qualità geografica” comprensiva dei marchi collettivi e di certificazione da un lato, e delle DOP/IGP dall’altro. L’interrogativo sorge in relazione alla possibilità di registrare validamente come marchi collettivi italiani e UE «segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi» (così testualmente l’art. 11, quarto comma, c.p.i., conformemente all’art. 29, par. 3, direttiva marchi, che a sua volta trova riscontro nell’art. 74, par. 2, del regolamento sul Marchio dell’Unio­ne europea, di seguito per brevità RMUE). Il medesimo interrogativo è ulteriormente suggerito dall’estensione di questa possibilità ai marchi di certificazione italiani (ma non UE), secondo quanto ora prevede l’art. 11-bis, quarto comma, c.p.i. (conformemente [...]

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2. La disciplina del marchio collettivo non ne impone l’assolvimento di una funzione di garanzia qualitativa; mentre la giurisprudenza Fiore di cotone riconduce marchi collettivi e di certificazione ad un’unica funzione (di indicazione d’origine, e perciò) distintiva.

L’operazione concettuale che riconduce i marchi collettivi e di certificazione ad una funzione di garanzia qualitativa analoga a quella delle DOP/IGP si scontra subito con un dato letterale contenuto nelle norme sul marchio collettivo della direttiva, del RMUE, ed ora anche della corrispondente disciplina del c.p.i. L’art. 27, lett. b), direttiva marchi, definisce il marchio collettivo in relazione alla sua funzione di «distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese»; mentre nessun’altra norma contempla alcuna funzione di garantire la presenza di caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi. Un’indicazione in senso opposto si ritrova anzi nell’art. 75, par. 2, RMUE, che impone di inserire nel regolamento d’uso del marchio collettivo «le condizioni di appartenenza all’associazione» titolare del segno, mentre non ritiene altrettanto essenziale definire «le condizioni per l’utilizzazione del marchio». L’inserimento nel regolamento d’uso di queste condizioni è contemplato in via meramente eventuale «qualora siano previste»; mentre a sua volta l’art. 157, primo comma, lett. g), c.p.i. fa riferimento alla possibilità di inserire “eventuali” condizioni di uso del marchio collettivo. In questo sistema d’altro canto nessuna norma autorizza a pensare che la definizione di condizioni per l’utilizzazione divenga invece necessaria nell’ipotesi di registrazione di marchi collettivi geografici. Il dato normativo porta dunque a condividere l’impostazione della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto ai marchi collettivi (indipendentemente dalla loro natura geografica), così come ai marchi individuali, una funzione (non di garanzia qualitativa, ma) di “indicazione d’origine” [9]: e cioè una funzione distintiva riferita alla provenienza dei prodotti o servizi marcati. I marchi collettivi si caratterizzano dunque per una funzione distintiva riferibile alla provenienza da una pluralità di imprenditori aderenti ad un’unica organizzazione associativa. La Corte di Giustizia si è spinta tuttavia oltre: ed ha esteso anche ai marchi di certificazione “detta funzione” di “indicazione d’origine”. In tal senso si è precisamente espresso un passaggio contenuto nella [...]

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3. La funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione riflette la preoccupazione della Corte di mantenere fermo il principio di esaustività della tutela della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP, affermato nella sentenza Budvar 2.

L’ancoraggio sistematico delle affermazioni di Fiore di cotone va a mio avviso ricercato nella giurisprudenza della Corte che trae origine dal caso Budvar 2 [13]. Secondo questa giurisprudenza la disciplina delle DOP/IGP europee costituisce un sistema di protezione esauriente delle denominazioni geografiche “qualificate” dalla “funzione essenziale” di “garanzia di qualità”: ed in particolare dalla funzione di garantire “caratteristiche particolari” del prodotto dovute «alla provenienza da una determinata area geografica» [14]. Gli stati membri non possono perciò autonomamente proteggere queste denominazioni a livello nazionale, e debbono nel caso avviare la procedura di registrazione delle DOP/IGP presso la Commissione. Una protezione nazionale delle indicazioni geografiche è consentita agli stati membri solo quando assumano carattere “semplice”, e dunque non comunichino la presenza di caratteristiche qualitative del prodotto [15]; oppure quando riguardino prodotti appartenenti a settori che fuoriescono dal campo di applicazione della disciplina delle DOP/IGP uniformata a livello europeo, e dunque tipicamente prodotti non appartenenti al settore agroalimentare (uniformato dal regolamento 1151/2012), dei vini (uniformato dal regolamento 1308/2013) e delle bevande spiritose (uniformato dal regolamento 787/2019) [16]. La giurisprudenza Budvar 2 è stata vivacemente contestata dalla dottrina [17]. Non credo sia qui peraltro il caso di riesaminare la fondatezza di queste critiche, probabilmente viziate da numerosi preconcetti: in particolare dall’idea di potere trasporre al settore delle DOP/IGP i princìpi in materia di marchi, così trascurando la profonda diversità delle due tipologie di segni, la corrispondente diversità del fondamento politico della rispettiva tutela, la valenza maggiormente protezionistica (dal punto di vista territoriale) delle indicazioni geografiche. Conta invece piuttosto che la giurisprudenza Budvar 2 è stata successivamente ribadita per il settore vitivinicolo [18], rappresenta allo stato lo ius quo utimur, e pare irrealistico pensare possa essere oggetto di overruling. In questa prospettiva la giurisprudenza Budvar 2 pone problemi di “tensione” con la proteggibilità dei marchi collettivi (ed anche di certificazione) a carattere geografico. [...]

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4. La registrabilità dei marchi collettivi e di certificazione geografici quale strumento di tutela dell’interesse a distinguere le iniziative promozionali delle “economie di distretto”.

In Darjeeling la Corte ha insistito sulla diversità di funzione della tutela del regolamento 1151/2012 e rispettivamente del marchio collettivo (anche) geografico. Ha inoltre ribadito (conformemente al principio già affermato in Fiore di cotone) che comunque il marchio collettivo ha una funzione distintiva dell’origine commerciale dei prodotti o servizi, mentre solo le DOP/IGP identificano il prodotto come originario di una zona geografica e le qualità corrispondentemente attribuibili alla provenienza territoriale [26]. Questa impostazione porta dunque a negare al marchio collettivo una funzione di garanzia qualitativa [27], e ad un tempo pone un delicato problema “politico”. Se la tutela dei marchi collettivi geografici non si giustifica in funzione di garanzia di provenienza territoriale e conseguentemente qualitativa, occorre chiedersi quale altra funzione giustifichi la deroga all’impedimento (previsto in via generale per i marchi individuali) alla registrazione dei segni descrittivi di “provenienza geografica”. La risposta all’interrogativo va ricercata in una affermazione apparentemente sorprendente che si ritrova in Halloumi: secondo cui il principio di registrabilità dei marchi collettivi geografici non «costituisce un’eccezione a questo requisito di carattere distintivo» [28], in quanto l’associazione che chiede la registrazione di un marchio collettivo deve «assicurarsi che il segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese». Un’affermazione del genere pare alla lettera risolversi in un’interpretazione abrogatrice dell’eccezione all’impedimento alla registrazione dei segni geografici ad uso plurimo. Un segno dotato di elementi distintivi ulteriori rispetto a quello geografico non è a rigore un segno composto “esclusivamente” da indicazioni utili a designare la provenienza territoriale: ed è perciò un segno che potrebbe in via generale essere registrato come marchio anche individuale. In realtà credo che il pensiero della Corte possa essere qui “decostruito”: ed inteso nel senso che il marchio collettivo geografico deve comunque (al pari di qualsiasi marchio collettivo) contenere elementi che distinguano una appartenenza associativa, anche perché solo [...]

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5. La tutela dei marchi collettivi geografici si estende al rischio di confusione sulla provenienza e all’approfittamento della notorietà dell’associazione titolare, non alla confusione e approfittamento della notorietà territoriale.

La funzione distintiva della responsabilità di iniziative di marketing di distretto porta corrispondentemente a circoscrivere il rischio di confusione giuridicamente rilevante per valutare la contraffazione del marchio collettivo geografico. La Corte in Halloumi ha in particolare al riguardo precisato che questo rischio «deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell’associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione» [33]. Non assume invece rilievo il rischio di confusione in ordine alla provenienza geografica del prodotto: così che «la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza» [34]. D’altro canto il marchio collettivo, al pari di qualsiasi altro marchio, può ben vantare una tutela indipendente dal rischio di confusione, in caso di approfittamento o pregiudizio alla sua notorietà. Anche qui tuttavia la contraffazione presuppone l’acquisizione di notorietà del segno, per effetto dell’attività di promozione del titolare, indipendentemente dalla notorietà del territorio [35]. Chi abbia registrato un marchio collettivo corrispondente al nome di un territorio già noto per una tradizione produttiva non ha contribuito alla formazione di questa notorietà, ed in linea di principio non può lamentarne un illecito approfittamento e pregiudizio attraverso un’azione di contraffazione [36]. Vero è che spesso i due profili di notorietà coesistono e si sovrappongono: e che ad esempio iniziative promozionali del titolare del segno possono incrementare la visibilità e la notorietà di un territorio, la quale ad un tempo può a sua volta contribuire alla fama del marchio collettivo geografico. Proprio la possibile sovrapposizione fra la funzione distintiva del marchio collettivo e rispettivamente la funzione di garanzia di provenienza territoriale delle indicazioni geografiche sta alla base della norma che limita l’opponibilità del marchio collettivo a [...]

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6. Estensione delle precedenti considerazioni ai marchi di certificazione.

Le considerazioni svolte nei due precedenti paragrafi con diretto riferimento ai marchi collettivi mi pare valgano d’altro canto, mutatis mutandis, per i marchi di certificazione geografici, nei sistemi (come quello italiano) che ne ammettano la registrazione. La giurisprudenza dei casi Darjeeling e Halloumi non tocca la problematica dei marchi di certificazione: che non essendo registrabili a livello europeo, non possono essere oggetto di giudizio in sede di impugnazione delle decisioni EUIPO, dalle quali traggono origine le sentenze della Corte. Si è visto però che la decisione Fiore di cotone attribuisce anche ai marchi di certificazione una essenziale funzione distintiva: qui riferibile a scelte di politica commerciale dirette a promuovere le economie di distretto attraverso la definizione e il controllo di standard qualitativi della produzione della zona. Corrispondentemente, la tutela del marchio di certificazione geografico va misurata non in relazione al rischio di confusione sulla provenienza da un determinato territorio, o più in generale all’evocazione della sua notorietà. Il rischio di confusione giuridicamente rilevante consiste nell’erronea convinzione del pubblico che l’impresa utilizzatrice del segno sia assoggettata al sistema di controlli predisposto dal titolare del marchio di certificazione. Il marchio di certificazione è inoltre protetto contro l’approfittamento o pregiudizio alla notorietà specificamente acquisita dal certificatore, indipendentemente dalla fama (eventuale) del territorio.

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7. La possibile funzione accessoria di garanzia qualitativa dei marchi collettivi e di certificazione: suo corrispondente significato.

Vero è invece che la funzione distintiva dei marchi collettivi e di certificazione geografici può accompagnarsi ad altre funzioni. Anche sotto questo profilo, tuttavia, i segni a uso plurimo geografici appaiono riconducibili ad un impianto sistematico comune a quello dei marchi individuali, in contrapposizione ai segni di garanzia qualitativa in senso tecnico quali le DOP/IGP. Tutti i marchi possono affiancare alla funzione distintiva essenziale (nei termini precedentemente ricostruiti di assunzione di responsabilità di scelte di politica commerciale) ulteriori funzioni “accessorie”, che la Corte di Giustizia ha esemplificato nella funzione di garanzia qualitativa, di comunicazione, investimento e pubblicità [37]. Proprio la funzione di garanzia qualitativa merita anzi qui riflessioni particolari: perché è in effetti innegabile che questa funzione sia spesso presente nei marchi collettivi geografici [38], e debba essere necessariamente presente nei marchi di certificazione. Si tratta di una funzione che ricorre quando il regolamento d’uso del marchio collettivo definisce “condizioni per l’utilizzazione” consistenti nel rispetto di standard qualitativi; e che comunque ricorre nel marchio di certificazione, necessariamente destinato a distinguere prodotti “certificati” in relazione alla presenza di caratteristiche perciò garantite dal segno. Si tratta tuttavia ugualmente in questi casi di una funzione di garanzia qualitativa che (quand’anche strutturalmente necessaria, come nei marchi di certificazione) è comunque “accessoria” alla funzione distintiva precedentemente ricostruita [39]. Il significato di quest’ultima affermazione, solo apparentemente concettualistica, emerge con evidenza dal confronto dei meccanismi attraverso i quali la garanzia qualitativa opera nei marchi collettivi e di certificazione, e rispettivamente nelle DOP/IGP. Già si è visto che i marchi collettivi e di certificazione geografici identificano la responsabilità di scelte di politica commerciale orientate alla promozione delle economie di distretto. Questa responsabilità fa capo al titolare del marchio, che corrispondentemente esercita il potere di determinare quali caratteristiche qualitative possono essere maggiormente utili per formare e valorizzare una tradizione produttiva territoriale; e così pure il [...]

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8. La cumulabilità della tutela dei segni a uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP.

Nel pensiero della Corte, la funzione essenziale pur sempre distintiva dei segni geografici ad uso plurimo giustifica, dunque, il riconoscimento di protezione di questi segni nel RMUE e negli ordinamenti degli stati membri, ma ad un tempo non pregiudica il principio di esaustività della tutela della funzione essenziale di garanzia qualitativa nell’ambito del sistema DOP/IGP. Il riconoscimento di due diverse forme di protezione, corrispondenti a due diverse possibili funzioni essenzialmente svolte dai segni geografici, parimenti giustifica il possibile cumulo delle due tutele su indicazioni riferite al medesimo territorio, secondo quanto presupposto in Darjeeling. È utile al riguardo riesaminare criticamente le obiezioni sollevate contro questa possibilità di cumulo [45]: per evidenziare che esse in realtà trascurano il diverso fondamento sistematico delle due tutele e le conseguenti possibilità di convivenza. Il conflitto fra la tutela dei marchi collettivi (e ora anche di certificazione) e delle DOP/IGP viene normalmente argomentato sulla base del rischio che il regolamento imponga restrizioni all’utilizzazione del segno incompatibili con il disciplinare di tutela dell’indicazione geografica. Queste restrizioni potrebbero astrattamente avere carattere soggettivo, per impedire l’uso del marchio a chi pure si impegni a rispettare il disciplinare della DOP/IGP; e così pure potrebbero avere carattere oggettivo, per definire nel regolamento d’uso standard qualitativi più stringenti di quelli contenuti nel disciplinare. In entrambe le situazioni si tratta tuttavia a ben vedere di rischi facilmente superabili, e di fatto superati direttamente dal legislatore. Il rischio che la registrazione di un marchio collettivo sbarri l’utilizzazione della DOP/IGP a chi pure si impegni al rispetto del disciplinare è anzitutto circoscritto dall’art. 75, par. 2, RMUE e dall’art. 30, par. 2, direttiva marchi, attuato in senso estensivo dall’art. 11, quarto comma, c.p.i. La direttiva prevede in particolare che il regolamento d’uso del marchio collettivo geografico «autorizza qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell’associazione titolare del marchio, a condizione che detta persona soddisfi tutte le altre condizioni del regolamento». Un analogo principio non è [...]

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9. Il sistema degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio per effetto di anteriorità costituite da DOP/IGP.

Il tema dei rapporti fra marchi collettivi (o di certificazione) e DOP/IGP è reso in realtà “insidioso” soprattutto per effetto della particolare disciplina degli impedimenti alla registrazione previsti dalla direttiva europea, dalle corrispondenti norme nazionali e dal RMUE. L’art. 4.1, lett. i), direttiva marchi, attuato dall’art. 14, primo comma, lett. c-bis), c.p.i., assoggetta a impedimento assoluto alla protezione «i marchi d’impresa che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell’Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche». Una norma corrispondente si ritrova nell’art. 7, par. 1, lett. j), RMUE. Tutte queste norme sembrano quindi precludere la registrazione come marchio di indicazioni geografiche tutelate dal diritto europeo, in primis attraverso la disciplina delle DOP/IGP: e sembrano precluderla in via generale, non solo per i marchi individuali, ma anche per quelli collettivi, così offrendo a prima vista un importante argomento testuale in favore delle tesi che negano la possibilità di cumulo di protezioni. L’impianto sistematico del diritto europeo è tuttavia a ben vedere molto più articolato. Il successivo art. 5, par. 3, lett. c), direttiva marchi, menziona quale impedimento (non assoluto, ma) relativo alla registrazione «una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica conformemente alla legislazione dell’Unione» nella misura in cui «detta denominazione di origine o indicazione geografica conferisce alla persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore». Una corrispondente norma si ritrova all’art. 8, par. 6 RMUE. Con ciò il diritto europeo fa sorgere l’interrogativo relativo alla riconducibilità dei conflitti con DOP/IGP alla categoria degli impedimenti assoluti (come sembrerebbe presupposto dall’art. 4, par. 1, lett. i), direttiva marchi e dall’art. 7, par. 1, lett. j), RMUE) o invece relativi (secondo quanto sembrano prevedere l’art. 5, par. 3, lett. c, direttiva marchi e l’art. 8, par. 6, [...]

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10. La logica sottostante alla tipologia degli impedimenti relativi.

La logica sottostante alla disciplina degli impedimenti alla registrazione di marchi (individuali, collettivi e di certificazione) in conflitto con denominazioni geografiche merita d’altro canto alcune considerazioni ulteriori, utili per inquadrare sistematicamente la possibilità di cumulo della tutela della funzione distintiva e rispettivamente di garanzia qualitativa dei segni geografici ad uso plurimo. Già si è visto che l’art. 13 regolamento 1151/2012 vieta non solo utilizzazioni della DOP/IGP lesive della sua funzione di garanzia qualitativa, ma ogni forma di sfruttamento della notorietà del territorio: ad esempio attraverso la commercializzazione di prodotti “comparabili” a quelli per cui opera la garanzia qualitativa; e comunque più in generale quando l’uso del nome «consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto», nonché a fronte di ogni «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata». Questa estensione della tutela delle DOP/IGP è stata accostata alla protezione allargata dei marchi notori [55]. La conclusione può essere condivisa, peraltro entro i limiti della precedente impostazione. Marchi e rispettivamente DOP/IGP sono tutelati in relazione a diverse funzioni essenziali: distintiva per i marchi, di garanzia qualitativa per le DOP/IGP. Vero è comunque che entrambi i segni possono svolgere ulteriori funzioni, e anzitutto una funzione pubblicitaria, a loro volta tutelate in quanto accessorie a quella distintiva (per i marchi) e di garanzia qualitativa (per le DOP/IGP). L’accertamento della violazione delle DOP/IGP presenta peraltro aspetti peculiari. Nel sistema delle DOP/IGP la registrazione non fa capo alle comunità dei produttori (o tanto meno a certificatori terzi), ma agli stati [56]. In particolare, il regolamento di concessione della registrazione è approvato dalla Commissione in favore dello stato che le ha trasmesso la domanda di protezione. L’impossibilità di concepire una titolarità della registrazione in capo alla comunità dei produttori è confermata dal fatto che questa comunità non presenta in proprio la domanda alla Commissione. La domanda della comunità di produttori avvia un procedimento davanti alle autorità degli stati membri, [...]

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11. La logica sottostante al cumulo delle protezioni.

Nel sistema così predisposto la “persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti” derivanti dalla DOP/IGP è del tutto ragionevolmente legittimata non solo a fare valere gli impedimenti alla registrazione di marchi da parte di terzi, ma anche a procedere direttamente a questa registrazione. La valorizzazione economica delle tradizioni produttive del distretto richiede infatti sforzi (tipicamente pubblicitari) per accreditare la DOP/IGP e preservarne un’immagine di elevata qualità. Le iniziative di accreditamento d’altro canto spesso precedono la fama del territorio, in particolare quando facciano riferimento ad aree locali circoscritte ed eventualmente lontane (la IGP indiana Darjeeling ne è un esempio significativo) ignote al “consumatore medio”. In questa situazione già si è visto che la “persona autorizzata dal diritto pertinente” a esercitare i diritti sulla DOP/IGP può agire efficacemente se ed in quanto strutturata per operare nella dinamica del mercato: e perciò non sorprendentemente presenta spesso le caratteristiche di un’organizzazione associativa o consortile delle imprese produttrici dei beni contrassegnati da DOP/IGP. Una struttura così imprenditorialmente caratterizzata opera tipicamente secondo le regole del diritto privato dell’economia, e deve corrispondentemente disporre di efficaci strumenti privatistici di tutela delle attività di marketing del territorio. Il marchio collettivo (o eventualmente di certificazione) geografico rappresenta allora uno strumento perfettamente rispondente a queste finalità: in quanto identifica la responsabilità delle iniziative promozionali della tradizione del distretto produttivo; estende la propria tutela alla notorietà delle iniziative medesime, a beneficio dell’area geografica; consente di valorizzare la conseguente notorietà del territorio riconosciuta e protetta dall’art. 13 regolamento 1151/2012 [59].

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12. Il fondamento sistematico della disciplina italiana sulla legittimazione alla registrazione di marchi collettivi da parte dei consorzi di tutela delle DOP/IGP.

Alla luce delle precedenti considerazioni appare corretta sul piano sistematico la scelta del legislatore italiano di legittimare «consorzi di tutela» alla registrazione di «marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP» (art. 53, quindicesimo comma, l. 24 aprile 1998, n. 128, nel testo modificato dall’art. 14 l. 21 dicembre 1999, n. 526) [60]. Più precisamente questa registrazione rientra fra le attività che i consorzi svolgono su incarico del MIPAAF, in presenza dei requisiti di rappresentatività definiti dal d.m. 12 aprile 2000, in modo tale che a ciascuna DOP/IGP corrisponda un unico consorzio di tutela [61]. In questa prospettiva il sistema italiano va letto anzitutto nel senso di escludere, almeno allo stato, la possibilità di registrare segni corrispondenti a DOP/IGP quali marchi di certificazione. Il sistema italiano presuppone inoltre una legittimazione alla registrazione limitata ai soli consorzi incaricati dal MIPAAF. Sotto entrambi i profili l’ordinamento italiano appare in linea con il diritto UE, che lascia agli stati il compito di individuare la «persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti» sulle DOP/IGP (art. 5, par. 3, lett. c.ii), direttiva marchi). Più precisamente il diritto UE si riferisce ai soggetti legittimati a fare valere DOP/IGP anteriori quali impedimenti relativi alla registrazione di marchi successivi; ma con ciò presuppone una competenza generale degli stati a definire i soggetti legittimati a fare valere qualsiasi tipologia di diritto in funzione “sinergica” alla protezione della DOP/IGP, ivi compresi i diritti derivanti dalla registrazione di un corrispondente marchio collettivo. La legge italiana prevede inoltre (art. 53, sedicesimo comma, l. n. 128/1998) che i marchi collettivi così registrati dai consorzi di tutela «sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG». La norma si fa dunque carico del rispetto della funzione di garanzia qualitativa delle DOP/IGP: e sottrae la registrazione all’impedimento assoluto sottostante a questa funzione previsto dall’art. 14, primo comma, lett. c-bis), c.p.i. (in interpretazione conforme all’art. 4, par. 1, lett. i), direttiva marchi), e dal corrispondente art. 7, par. 1, lett. j), RMUE, letti in relazione all’art. 14 regolamento [...]

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13. L’inopponibilità del segno ad uso plurimo ai terzi abilitati a utilizzare una denominazione geografica.

Il quadro sistematico così ricostruito consente infine di trovare una soddisfacente soluzione ai problemi interpretativi posti da una ulteriore norma di diritto speciale relativa ai marchi geografici ad uso plurimo. Mi riferisco alla previsione secondo cui il titolare del marchio collettivo geografico (nonché di certificazione, nei sistemi come l’Italia che ne ammettono la tutela) non può opporre il suo diritto «a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica». In tal senso si esprimono precisamente gli artt. 29, par. 3 e 28, par. 3, direttiva marchi (rispettivamente per i marchi collettivi e di certificazione), e il corrispondente art. 74, par. 2, RMUE per il marchio collettivo UE. Le norme europee sembrano così tipizzare un uso «conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale», cui fa riferimento in via generale la frase immediatamente precedente delle norme stesse. Il legislatore italiano ha attuato la direttiva con una previsione diversa, secondo cui il marchio collettivo (o di certificazione) geografico non autorizza a vietare «a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale» (artt. 11, quarto comma, secondo per., e 11-bis, quarto comma, c.p.i.). La formulazione del legislatore italiano può apparire a prima vista interpretabile nel senso che l’uso del nome geografico sia da considerare lecito non in quanto tale, ma solo in quanto concretamente risulti conforme ai princìpi di correttezza professionale [66]. In questa prospettiva la formulazione del c.p.i. può presentare significative ricadute sul piano applicativo. Così, ad esempio, è immaginabile la registrazione di un marchio collettivo geografico costituito dalla denominazione “Consorzio dei produttori della ceramica del Santerno”, e l’utilizzazione da parte di un terzo non aderente al consorzio dell’espressione “Ceramica del Santerno”. In una situazione del genere non è affatto da escludere che que­st’ultima espressione induca il pubblico a confidare erroneamente nell’appar­tenenza dell’utilizzatore al consorzio titolare del marchio collettivo. Ricorrerebbe in tali casi il rischio di confusione che la funzione distintiva essenziale del marchio collettivo mira a prevenire. [...]

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14. Il problema del titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica e la sua ricostruzione sulla base del diritto UE uniforme, in particolare della nozione di IGP.

Alla luce delle precedenti considerazioni il limite alla tutela dei segni geografici ad uso plurimo deve essere interpretato non sulla base di una valutazione comparativa di interessi nel caso concreto, ma ricostruendo il significato generale del riferimento «al terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica», cui i diritti di marchio non possono essere opposti (artt. 28, par. 4, direttiva marchi, che impone un’interpretazione conforme degli artt. 11, quarto comma, secondo per., e 11-bis, quarto comma, c.p.i., e corrispondente art. 74, par. 2, RMUE per i marchi collettivi geografici). Il problema riguarda essenzialmente il significato del termine “abilitato” all’utilizzazione della denominazione, cui fa riferimento il legislatore europeo. Occorre allora interrogarsi sul titolo giuridico abilitante a questa utilizzazione. Qui anzitutto mi pare che la tutela dei segni geografici ad uso plurimo subisca un limite predisposto dal legislatore europeo in termini uniformi e vincolanti per l’interpretazione degli ordinamenti degli stati membri e del RMUE. In particolare nell’ordinamento italiano questa interpretazione deve orientare la lettura non solo degli artt. 11 e 11-bis, ma anche degli artt. 29-30 c.p.i. in materia di indicazioni geografiche. In questa prospettiva è subito ragionevole escludere che i terzi siano abilitati a utilizzare denominazioni geografiche quando operino al di fuori della zona identificata dal marchio. Questa apparentemente ovvia ricostruzione del titolo di legittimazione all’utilizzazione di una denominazione può essere in realtà assai problematica nell’eventualità che non tutte, ma solo alcune (o addirittura una sola) fase di produzione avvenga in un’area geografica. Qui a mio avviso la questione va affrontata valorizzando in chiave sistematica la definizione dei requisiti minimi di tutela delle indicazioni geografiche del regolamento 1151/2012 sulle DOP/IGP. Parrebbe infatti contraddittorio riconoscere un titolo di protezione delle indicazioni geografiche basato su questi requisiti, e ad un tempo escludere dal corrispondente uso chi li rispetti. Vero è però che le indicazioni sistematiche contenute nel regolamento 1151/2012 e nelle corrispondenti norme del settore vitivinicolo vanno adattate ad un contesto ben più ampio di possibile applicazione della disciplina sui marchi collettivi e di certificazione [...]

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15. Il titolo abilitante all’utilizzazione di una denominazione geografica per le ipotesi: A. di segni corrispondenti a DOP/IGP; B. di segni non corrispondenti a DOP/IGP nelle sottoipotesi B1. di segni relativi al settore agroalimentare e vitivinicolo; B2. di segni estranei al settore agroalimentare e vitivinicolo.

La legittimazione dei terzi a utilizzare denominazioni geografiche registrate come marchi collettivi o di certificazione caratterizzanti tradizioni produttive territoriali deve essere verificata in relazione a differenti situazioni. A. Una prima e strutturalmente più semplice situazione ricorre nell’even­tualità che il marchio faccia riferimento ad un’area geografica ed a prodotti corrispondenti a quelli protetti da una DOP/IGP. Qui già si è visto che il regolamento d’uso deve necessariamente rinviare al contenuto del disciplinare della DOP/IGP, il quale a sua volta certifica l’esistenza di una tradizione produttiva territoriale. In queste situazioni già si è visto che chiunque rispetti il contenuto del disciplinare e si sottoponga ai controlli del sistema delle DOP/IGP è per ciò stesso abilitato a utilizzare la denominazione geografica: e che il diritto di marchio non può essergli opposto. Questa conclusione vale in particolare anche nell’eventualità che il terzo non aderisca all’organizzazione associativa titolare del marchio collettivo. L’accesso all’utilizzazione della DOP/IGP è espressamente consentito dal regolamento a chiunque si sottoponga al sistema dei controlli del relativo disciplinare (art. 46 regolamento 1151/2012): che costituisce dunque titolo abilitante all’utilizzazione della denominazione geografica. D’altro canto, il titolo abilitante è senz’altro da ritenere esteso a tutti gli elementi indicati nel disciplinare: e perciò non solo alle espressioni strettamente geografiche, ma anche agli ulteriori elementi grafici e denominativi che il disciplinare imponga di aggiungere a questa denominazione; e così pure alle forme e confezioni eventualmente distintive caratterizzanti i prodotti a DOP/IGP indicate nel relativo disciplinare[69]. Per contro non ha un titolo abilitante all’utilizzazione della denominazione geografica chi non rispetti il disciplinare della DOP/IGP o comunque non si sottoponga ai relativi controlli. L’interpretazione sistematica del riferimento al terzo “abilitato” a utilizzare una denominazione geografica impone di verificare questa abilitazione secondo i valori che la UE tutela attraverso la disciplina delle DOP/IGP: valori che in questo caso univocamente negano la possibilità di agganciarsi alla tradizione produttiva del [...]

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16. Conclusioni. La complementarità degli interessi protetti dalla disciplina dei marchi geografici ad uso plurimo e rispettivamente delle DOP/IGP.

Le precedenti considerazioni portano in ultima analisi a ricostruire un sistema di protezione dei segni geografici complessivamente coerente nel perseguimento di un unico interesse di fondo a favorire la partecipazione e il contributo delle imprese allo sviluppo delle economie di distretto. Questa protezione è particolarmente importante nei territori caratterizzati da una tradizione produttiva: sia essa riconosciuta e protetta dalla disciplina delle DOP/IGP, sia essa semplicemente tutelata dalla normativa nazionale sulle indicazioni geografiche. La tutela dei marchi ad uso plurimo protegge le iniziative di accreditamento commerciale di questa tradizione dai tentativi di approfittamento di chi non la rispetti. Ad un tempo la tutela non pregiudica le possibilità per tutte le imprese della zona di comunicare la loro partecipazione all’economia territoriale: purché nel rispetto della funzione di garanzia qualitativa sottostante alla protezione delle DOP/IGP europee e delle indicazioni geografiche nazionali, compatibilmente con il principio di esaustività della tutela UE dei segni di qualità agroalimentari e vitivinicoli. In assenza di una tradizione produttiva consolidata nella percezione del pubblico, la tutela della componente geografica del marchio perde importanza: in quanto tutte le imprese della zona sono legittimate ad utilizzare questa componente, senza essere tenute al rispetto di alcuna funzione di garanzia di qualità ricollegabili al territorio [74]. Ugualmente la protezione può essere utile per comunicare al pubblico la responsabilità di iniziative di formazione di competenze locali, evitando che l’uso del termine geografico si volgarizzi anche presso imprese operanti al di fuori dell’area contraddistinta [75]. La tutela dei marchi ad uso plurimo si dimostra in ogni caso complementare a quella delle indicazioni geografiche. I diritti di marchio tutelano la funzione distintiva della dinamica delle iniziative di promozione dell’attività economica del territorio; mentre le indicazioni geografiche tutelano la qualità della produzione locale così come storicamente formatasi, anche per effetto di queste iniziative, e nella componente di notorietà ad esse dovuta.

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NOTE

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