L’articolo affronta la controversa questione della determinazione delle condizioni per la concessione di licenze su brevetti essenziali per l’applicazione di uno standard, evidenziando come si sia rivelata inefficiente la scelta della Commissione UE di affidarla esclusivamente alla privata negoziazione dei termini degli impegni FRAND. Tale sistema ha generato un rilevante contenzioso, spesso affrontato con l’applicazione dell’art. 102 TFUE. Scarso aiuto hanno fornito le indicazioni fornite dalla stessa Commissione con diverse comunicazioni, il cui contenuto viene criticamente esaminato, e la pronuncia della Corte di giustizia sul caso ZTE/Huawei. L’autore è dell’idea che sia venuto il momento per un intervento riformatore, che approdi all’adozione di un atto normativo che favorisca la negoziazione collettiva già in sede di adozione degli standard.

Sommario/Summary:

1. Premessa. - 2. Le condizioni FRAND di licenza: principi emersi nella recente giurisprudenza. - 3. Standardizzazione e FRAND commitments nel diritto della UE. Le Comunicazioni della Commissione. - 3.1. segue: La Comunicazione del 2011. - 3.2. segue: Le Comunicazioni del 2017 e del 2020. - 4. L’applicazione del diritto antitrust ai conflitti tra titolari di SEPs e aspiranti al loro utilizzo. - 4.1. I limiti del ricorso all’art. 101 TFUE. - 5. Prospettive di un intervento riformatore. - NOTE

1. Premessa.

L’approccio delle istituzioni europee alla standardizzazione de iure è improntato ad un deciso favor, conformemente ad una tendenza diffusasi universalmente da quando il fenomeno, che pure ha origini risalenti, ha conosciuto un rilevante incremento, quantitativo e qualitativo, a seguito del­l’impetuoso sviluppo delle tecnologie digitali [1]. La Commissione, in particolare, ne ha più volte sottolineato i benefici, osservando che la standardizzazione a) promuove la compenetrazione economica sul mercato interno; b) incoraggia lo sviluppo di mercati/nuovi e migliori prodotti e le migliori condizioni di fornitura e che gli standard i) in generale aumentano la concorrenza e riducono i costi di produzione e vendita; ii) possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l’interoperabilità e la compatibilità (aumentando così il valore per i consumatori) [2]. Coerente con tale visione è stata una costante attività istituzionale volta a promuovere e sostenere attivamente le standard setting organizations (SSOs), soggetti certo privati, ma che appaiono così investiti di funzioni di interesse pubblico [3]. Ciò non ha impedito, tuttavia, di riconoscere i possibili risvolti problematici del fenomeno sotto il profilo concorrenziale, ponendosi dunque l’esigenza di monitorarne la compatibilità con le norme antitrust [4]. Esigenza che investe, per un verso, la formazione di accordi stabili tra gli operatori dei mercati interessati, sulla base dei quali avviene la selezione degli standard, e, per un altro, i possibili effetti a valle di tale selezione. È sotto tale ultimo aspetto che si sono rilevate le maggiori criticità. È evidente, infatti, che la standardizzazione ha come inevitabile (e voluto) esito il riconoscimento di un primato a determinate tecnologie, rispetto ad altre, non elevate a standard. Situazione, questa, che si traduce nella possibile attribuzione di posizioni di potere economico (restando da discutere se si possa sempre parlare di vere e proprie posizioni dominanti) ai titolari di quei diritti di proprietà intellettuale che, incorporati nelle tecnologie scelte come standard, divengono essenziali ai fini dell’implementazione delle stesse (c.d. standard essential patents, SEPs) [5]. Ne deriva la possibilità di abusarne, [...]

2. Le condizioni FRAND di licenza: principi emersi nella recente giurisprudenza.

Nelle giurisdizioni europee il tema delle licenze sugli standard essential patents si è manifestato inizialmente con esclusivo riferimento alla questione delle inibitorie richieste dai titolari dei primi nei confronti di utilizzatori con i quali non si era trovato un accordo in merito alle royalties da corrispondere. È soprattutto la giurisprudenza tedesca che ha affrontato tale tema, condizionando, come si vedrà, anche la Corte di giustizia, ma la questione si è ovviamente posta, in minore misura, anche in altre giurisdizioni nazionali [12]. In tale attività non si è ritenuto necessario definire quando le condizioni di licenza (offerta o richiesta) possano considerarsi fair e reasonable, o, più correttamente, palesemente unfair and unreasonable. Esercizio nel quale da tempo risultavano invece già impegnate le corti statunitensi [13]. Il momento del redde rationem doveva, presto o tardi, giungere anche per le corti europee. E ciò è avvenuto puntualmente quando, esaurite le fasi cautelari dei contenziosi, i titolari dei SEPs, hanno cominciato ad avviare giudizi per il risarcimento dei danni da utilizzo dei brevetti essenziali in assenza di accordi di licenza. Anche la giurisprudenza europea si è dunque sostanzialmente conformata ad un insieme di principi in linea di massima universalmente condivisi, sui quali, almeno in via generale, concorda la maggioranza della ormai ricchissima letteratura [14]. Tali principi possono così riassumersi [15]: 1) la royalty dovrebbe evitare che i titolari di SEPs esercitino il patent hold-up; 2) le corti dovrebbero minimizzare il rischio di royalty stacking; 3) una royalty FRAND dovrebbe riflettere il valore incrementale, rilevato ex ante, della tecnologia rispetto alle alternative; 4) la royalty dovrebbe essere proporzionata, variamente, a (a) l’importanza della tecnologia per lo standard, (b) l’importanza della tecnologia per gli utilizzatori dello standard e (c) il valore dello standard per l’utilizzatore (principio di proporzionalità); 5) la royalty non dovrebbe riflettere il valore aggiunto dall’incorporazione di quella tecnologia nello standard, cioè il valore dello standard; 6) la royalty dovrebbe essere adeguata a preservare l’incentivo a [...]

3. Standardizzazione e FRAND commitments nel diritto della UE. Le Comunicazioni della Commissione.

Come detto in precedenza, nel contesto eurounitario riconoscere i benefici della standardizzazione, tanto da promuoverla attivamente, e scongiurarne i suoi pericoli per la concorrenza si è rivelata impresa ardua. La scelta della Commissione è apparsa per la verità singolare. Essa ha intrattenuto un costante dialogo con le organizzazioni europee di standardizzazione, che ha anzi attivamente promosso e sostenuto. Facendo richiamo alla disciplina delle intese restrittive della concorrenza, ha dettato opportuni principi sullo svolgimento non anticoncorrenziale del processo di selezione degli standard, che finora paiono essere stati rispettati da dette organizzazioni. Di fronte, invece, all’evidente problematicità della gestione, a valle della selezione, degli standard che incorporino brevetti essenziali, ha scelto di non intervenire sulle stesse organizzazioni per indurle a risolverla, limitandosi a svolgere nei loro confronti un’attività di moral suasion, attraverso l’emanazione di una serie di comunicazioni. In sintesi, la Commissione ha dato alle organizzazioni indicazioni delle quali non ha potuto o voluto imporre il rispetto. Ha, per così dire, continuato a parlare a nuora perché suocera intendesse, lasciando così, però, che il problema fosse affrontato ex post, in un contenzioso interindividuale tra titolari di SEPs e aspiranti all’utilizzo, che, per ciò che riguarda le sue competenze, ha chiamato in causa l’art. 102 TFUE, anche qui con esiti modesti e soluzioni controverse. In definitiva, non si è trattato di una strategia finora coronata dal successo. La prima comunicazione che interessa il processo di standardizzazione condotto dalle SSOs è al 1992 [19]. In essa la Commissione rende già chiara la propria scelta di astenersi dall’intervenire regolamentando direttamente il processo di standard-making. Afferma, infatti, che le organizzazioni di standardizzazione «recognized by the Community at a European level» [20] e gli enti internazionali di standardizzazione [21] hanno natura volontaria. La policy adottata è dunque quella di dettare principi non vincolanti. È vero che la Commissione ha precisato che il mancato rispetto di tali principi avrebbe comportato che «the Community will not be able to use their standards and even less, to make them [...]

3.1. segue: La Comunicazione del 2011.

È ancora in una comunicazione sull’applicazione dell’art. 101 TFUE che viene espressa la posizione generale della Commissione sugli impegni FRAND che devono essere assunti dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta delle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale del 2011 [30]. In essa, oltre ad affrontarsi i rischi del processo di standardizzazione, dettando indicazioni perché questo non si svolga in violazione dell’art. 101 TFUE, viene considerato anche il mercato rilevante delle tecnologie, che comprende i diritti di proprietà intellettuale, e vengono paventati i rischi che gli utilizzatori vengano bloccati, negandosi loro da parte dei titolari di SEP le necessarie licenze o esigendosi per esse royalties eccessive, così da impedire l’accesso allo standard. Da qui la conferma della soluzione dell’assunzione, da parte dei titolari di SEPs, di FRAND commitments in sede di approvazione dello standard. A quel punto, peraltro, la Commissione si era già trovata ad affrontare, con gli strumenti dell’art. 102 TFUE, i primi casi di rifiuto di concedere licenze a condizioni FRAND, anche se in nessuno di essi era giunta all’adozione di una decisione (la prima decisione è del 2014). Orbene, se si guarda alle Linee Guida, si individua con chiarezza la fonte dei problemi odierni in sede di applicazione della disciplina antitrust: la questione dei rischi della standardizzazione de iure, compresi quelli del possibile sfruttamento della posizione di potere individuale che ne può derivare ai titolari di SEP, viene infatti discusso ancora con riferimento alle intese. È vero che la Commissione si impegna stavolta a definire i criteri per determinare se una royalty sia fair e reasonable, ma ciò non induce ad una possibile chiamata in causa delle organizzazioni in merito all’applicazione di tali criteri agli accordi di licenza. In sostanza, ancora una volta, si indirizzano ad esse indicazioni, del cui rispetto esse non sono però ritenute responsabili. Anzi, la Commissione ha cura di precisare che «L’osservanza dell’articolo 101 da parte dell’organizzazione di normazione non impone a quest’ultima di verificare se le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all’impegno FRAND. [...]

3.2. segue: Le Comunicazioni del 2017 e del 2020.

Dopo la Comunicazione del 2011, la Commissione decide di abbandonare l’approccio occasionale al tema degli standard essential patents, per dedicarvi appositi documenti. Nel 2014 avvia, dunque, una consultazione pubblica su brevetti e standard [37]; nel 2016 emana la Comunicazione sulle Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale [38], nella quale, tra gli impegni assunti vi è quello di «precisare gli elementi essenziali di una metodologia equa, efficace e applicabile per le concessioni delle licenze, sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie» e quello di «favorire un metodo di risoluzione delle controversie efficace ed equilibrato». Si giunge, dunque, alla Comunicazione del 2017 [39]. Questa rappresenta l’ul­timo tentativo di indicare la via per una composizione negoziale dei conflitti tra titolari di SEPs e aspiranti alle relative licenze, dettando anche suggerimenti per la individuazione dei termini FRAND. In essa si afferma che occorrono «buone pratiche in materia di concessione di licenze per garantire un accesso equo, ragionevole e non discriminatorio alle tecnologie standardizzate e per ricompensare i titolari di brevetti affinché continuino ad investire nella ricerca e sviluppo e nelle attività di normazione», ma si prende atto dei conflitti tra titolari di SEPs e aspiranti alle relative licenze. «Gli utilizzatori delle tecnologie accusano i titolari di brevetti SEP di imporre diritti di licenza eccessivi basati su portafogli di brevetti deboli e di ricorrere alla minaccia di contenziosi. I titolari di brevetti SEP sostengono che gli utilizzatori delle tecnologie approfittano gratuitamente delle loro innovazioni e violano consapevolmente i diritti di proprietà intellettuale (DPI) senza negoziare in buona fede la concessione di licenze» [40]. Dopodiché, non si va al di là della formulazione di esortazioni alle organizzazioni di standardizzazione e alle parti in conflitto, che la Commissione ritiene «siano nella posizione migliore per giungere a un’intesa comune sul significato di condizioni di licenza eque e canoni equi, attraverso negoziazioni in buona fede». E poiché le interpretazioni delle parti in conflitto sulla determinazione delle condizioni FRAND, com’è ovvio, divergono, la Commissione detta una serie di principi [...]

4. L’applicazione del diritto antitrust ai conflitti tra titolari di SEPs e aspiranti al loro utilizzo.

Come si è già detto, la difficoltà di mettere in pratica gli auspici espressi dalla Commissione nelle proprie comunicazioni, si traduce nello sviluppo di contenziosi. Diversi di questi vedono invocata, da parte degli aspiranti all’uti­lizzo di brevetti essenziali, che si considerano lesi dai rifiuti o dalle richieste economiche dei titolari di SEPs, l’applicazione dell’art. 102 TFUE, sia in sede di private enforcement di fronte ai giudici nazionali, sia in sede di public enforcement dinanzi alla stessa Commissione [46]. È nel 2007 che essa si trova ad affrontare i primi i conflitti del genere. Tuttavia, quelli nei quali la materia del contendere è il livello delle royalties richieste dal titolare del SEP si chiudono senza una decisione [47]. Il primo procedimento a giungere ad una decisione (ma si è già nel 2014) riguarda, invece, la valutazione, quale abuso di posizione dominante, dell’ini­ziativa giudiziale del titolare di un SEP volta ad ottenere l’inibitoria contro l’aspirante alla licenza che, in mancanza di un accordo sulle royalties, usa comunque il brevetto. Si tratta del caso Motorola [48]. È questa la fattispecie che, come si è ricordato in precedenza, sarà oggetto di un diffuso contenzioso specialmente dinanzi alle corti tedesche e della susseguente pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia ZTE/Huawei [49]. Si può ritenere che tale pronuncia rappresenti un’occasione mancata e che scarso o nessun aiuto sia venuto da essa alla Commissione. La pronuncia appare ben iscritta nella tipologia di controversie sviluppatosi dinanzi alle corti tedesche (e tedesca era, infatti, la corte remittente) e ne è condizionata. La domanda posta dalla corte remittente ruotava, infatti, intorno alla questione, che si è prevalentemente posta alla giurisprudenza tedesca nella prima fase in cui essa si è dovuta confrontare con il tema dei SEPs, se ed a quali condizioni sia possibile qualificare come abuso di posizione dominante la richiesta di un’inibitoria da parte del titolare di un SEP nei confronti di un soggetto che lo utilizzi in assenza di un accordo di licenza. La Corte si adegua, infatti, al metodo di valutazione sviluppato dalla giurisprudenza tedesca, sostanzialmente facendo derivare l’esistenza o meno di un abuso di posizione dominante dal [...]

4.1. I limiti del ricorso all’art. 101 TFUE.

Pur di fronte all’acclarata incapacità dei standardization bodies ad assicurare il rispetto degli impegni FRAND, mai è stato, fino ad oggi, avviato un caso di possibile violazione delle norme antitrust nei loro confronti. Ora, si può discutere sulla correttezza dell’utilizzo dell’art. 102 TFUE per giudicare le dispute individuali tra i titolari di SEPs e gli aspiranti alle relative licenze sulla base dei FRAND commitments [56]. Nessun dubbio v’è, invece, che le organizzazioni di standardizzazione debbano operare nel rispetto dell’art. 101 TFUE. La questione è, dunque, se si possano imputare ex art. 101 TFUE alle SSOs gli insuccessi dei FRAND commitments e se, per rimediarvi, non sia possibile operare sul piano dell’esenzione ex art. 101, par. 3. Come visto, finora la Commissione ha utilizzato come quadro di riferimento il diritto delle intese per “comunicare” con le SSOs, ma non per sanzionarle o per abilitarle (o costringerle) a porre rimedio alle criticità evidenziate a valle del processo di standardizzazione. Sotto il primo aspetto, non è mancato in dottrina chi si è interrogato sulla possibilità di imputare alle SSOs una violazione del divieto delle intese [57]. È stato, in particolare, rilevato, «The Commission seems to be assuming that FRAND obligations can come into existence only as a result of contract, and not as a result of competition law. That view would be wrong, and directly contrary to what the Commission held in IGR Stereo television/Salora and in other cases under Article 101. It disregards the fact that the duty to grant licences on reasonable and non-discriminatory terms is imposed by competition law, in certain circumstances involving patent pools, joint ventures, and standard-setting agreements, whether the parties have expressed such an obligation in their contracts or not. This looks like a fundamental misunderstanding, but it may explain why the guidelines are so ineffective» [58]. La soluzione viene però scartata, ritenendosi che la conseguenza che ne deriverebbe (la nullità dell’intero accordo di standardizzazione) non sarebbe né equa (perché il comportamento di singoli membri vanificherebbe gli investimenti di tutti gli altri partecipanti all’accordo), né [...]

5. Prospettive di un intervento riformatore.

Quale può essere, dunque, la via per approdare ad una più efficiente (e conforme all’interesse pubblico) gestione del rapporto tra titolari di brevetti essenziali per uno standard e produttori/sviluppatori che a quello standard devono conformarsi, nel rispetto delle norme sulla tutela della concorrenza? Si può, in definitiva, ritenere che solo un intervento regolamentare potrebbe abilitare (rectius, costringere) la SSOs a farsi carico della preventiva determinazione delle royalties a condizioni FRAND, conducendo ad una anticipata loro collettiva negoziazione in sede di selezione dei DPI da incorporare negli standard. I principi verso la cui osservanza sembrano ormai convergere giurisprudenza e dottrina (vedi supra, par. 2) ben si prestano, d’altronde, a consentire una determinazione preventiva delle royalties. Questo appare, allo stato, il solo mezzo per «muovere verso una gestione collettiva dei SEP, opportunamente regolata», anziché, come si è preferito, «spostare l’approccio antitrust del fenomeno sul terreno, tipicamente sanzionatorio, del divieto di abuso di posizione dominante; con la conseguenza di una moltiplicazione di procedimenti per abuso e dell’accettazione dell’idea di una rete di posizioni dominanti fra loro interferenti» [64]. Quanto meno, la litigiosità a valle della selezione dello standard sarebbe limitata ai casi di titolari di SEPs non dichiarati all’atto dell’adozione dello standard [65]. I segnali che si possono cogliere nel contesto istituzionale sono però ambigui. Come si ricorderà, con la Comunicazione del 2020 [66], la Commissione affermava che «prenderà in considerazione riforme volte a chiarire e migliorare ulteriormente il quadro che regola la dichiarazione e la concessione di licenze per i brevetti nonché il rispetto degli stessi». Con decisione del 5 luglio 2018 [67], la Commissione aveva intanto deciso di nominare un gruppo di 15 esperti, il cui compito era, tra l’altro, «to assist the Commission in the monitoring of SEP licensing markets to inform any policy measures that may be required for ensuring a balanced framework for smooth, efficient and effective licensing of SEPs». Dal lavoro di tale Gruppo, pletorico nel numero dei suoi componenti e fonte di perplessità sulla sua effettiva [...]

NOTE