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Dell'innovazione vegetale tra metodi convenzionali e tecnologie genetiche: una nuova prospettiva di tutela?

Marianna Capitti

Nella primavera del 2015 con le decisioni numero G2/12 e G2/13, la Commissione Allargata di Ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha espresso parere favorevole alla brevettabilità di piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici. Le decisioni ampliano il novero delle invenzioni brevettabili e delineano una nuova frontiera nell'area di brevettabilità del vivente.

L'articolo illustra il contenuto delle decisioni e le questioni giuridiche ed economiche che ne derivano, traendone lo spunto per condurre una più ampia riflessione sugli effetti che l'innovazione in campo biologico produce rispetto ai contenuti, ai limiti ed ai presupposti della disciplina brevettuale.

La tesi sostenuta in questo scritto è che l'orientamento manifestato dall'EPO nelle decisioni in esame ampli irragionevolmente l'area di brevettabilità del vivente, riducendo lo standard minimo di originalità richiesto alle invenzioni.

In questo modo, il fondamento e l'efficacia dell'istituto brevettuale rischiano irrimediabilmente di essere compromessi: la concessione di titoli esclusivi su prodotti di scarso o inesistente valore inventivo, di largo consumo e dall'esiguo costo di realizzazione non stimola il progresso tecnico bensì ingessa il mercatoe deprime l'innovazione.

In its joint decisions G2/12 and G2/13 of March 2015, the EPO's Enlarged Board of Appeal stated that plants produced by an essential biological process can be patent eligible under article 53 b) EPC.

According to the decisions, the exclusion of essentially biological processes for production of plants does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material produced through these processes. As a result the list of patentable innovations is now extended and a new frontier in the area of patentability of life forms has been pioneered.

This paper briefly illustrates the content of EPO's G2/12 and G2/13 decisions to investigate and discuss the economic and juridical issues they have raised; one of the most crucial issues discussed here concerns the way technology has been currently shaping and affecting the contents, the limits and the foundations of the rules of patent system.

The purpose of this paper is to demonstrate that the EPO's judgments have excessively broadened the area of patentability related to living innovations. They have also reduced the level of originality required by patent law. As a consequence, the effectiveness and the foundation of the patent system seem to be in danger: granting patents to inventions that are obvious in light of the prior art does not incentivise but instead discourages technological progress.

Sommario:

1. Premessa: espansione ed adattamento del diritto brevettuale. - 2. Le decisioni G2/12 e G2/13. - 3. L’innovazione vegetale tra protezione sui generis e regime brevettuale. - 4. Il nuovo orientamento interpretativo sulla brevettabilitā del vivente: conseguenze giuridiche ed economiche. - 5. Funzioni e disfunzioni del sistema brevettuale oggi. Conclusioni. - NOTE


1. Premessa: espansione ed adattamento del diritto brevettuale.

Gli studi condotti in prospettiva storica e sistematica intorno all'istituto brevettuale hanno mostrato la correlazione esistente tra l'evoluzione delle regole brevettuali ed il progresso tecnologico. E, invero, è pacifico che il consolidarsi dell'attività inventiva in settori tecnici diversi da quello meccanico abbia provocato, in conseguenza delle nuove istanze di protezione, da un lato l'adattamento interpretativo delle regole brevettuali preesistenti, dall'altro, l'adozione di regole nuove, proprie di ciascun settore. Senz'altro la messa a punto di invenzioni concernenti la materia vivente e l'emergere del settore biotecnologico hanno giocato un ruolo essenziale in questo processo di adattamento, specificazione ed evoluzione del diritto brevettuale. Per quanto ci occupa in questa sede, occorre precisare sin da subito che la protezione delle invenzioni viventi vegetali mediante titoli di privativa è un fatto relativamente recente; basti pensare che il primo intervento legislativo in materia risale alPlant Patent Actstatunitense del 1930, il quale stabiliva il diritto del costitutore ad ottenere un brevetto a tutela di varietà vegetali nuove e stabili, purché riferibili ad un novero circoscritto di piante capaci di riprodursi per via asessuata. A giustificare tale collocazione temporale, certamente tardiva se paragonata all'utilizzo delle privative nel settore meccanico[1], era l'idea - ormai ampiamente superata- secondo la quale le piante e gli animali, in quanto prodotti di natura, non potevano essere qualificati come oggetto di invenzione bensì, esclusivamente, quali oggetto di scoperta. Nel tempo, il superamento di siffatta concezione - cui ha anche contribuito il diverso contesto tecnico-scientifico -, insieme alla volontà di incentivare l'innovazione vegetale tramite titoli di privativa, ha condotto molti ordinamenti verso il sistema di tutela attualmente in vigore - così è, per lo meno, con riferimento precipuo al contesto europeo -. Tali fattori hanno condotto, dapprima, all'adozione di tutelesui generisappositamente pensate per le nuove varietà vegetali ottenute con metodi convenzionali (si pensi alla convenzione UPOV del 1961, aggiornata nel 1991), in seguito, all'adozione di regole brevettuali poste a tutela di invenzioni viventi, tra le quali anche piante, diverse dalle varietà e prodotte con procedimenti tecnici (si pensi alla direttiva 98/44/CE sul brevetto [continua ..]

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2. Le decisioni G2/12 e G2/13.

Le decisioni gemelle adottate nella primavera del 2015 dalla Commissione allargata dell'ufficio europeo dei brevetti − nel seguito EBA -, la G2/12 e la G2/13 altresì note come Pomodori IIe Broccoli II[10], rappresentano l'acme di queste tendenze ed è quindi interessante illustrarne i contenuti e le motivazioni. L'EBA, infatti, ha stabilito che l'eccezione alla brevettabilità di cui alla lettera b)dell'articolo 53 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), riferita ai procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o animali,non osta alla concessione del brevetto di prodotto su piante, parti di piante e/o frutti ottenuti con tali procedimenti[11]. Il principio trova applicazione sia nel caso in cui il procedimento essenzialmente biologico sia l'unico metodo disponibile per la produzione del prodotto rivendicato sia in presenza di un product-by-process[12]. In quest'ultima caso, afferma l'EBA, non avrebbe alcun rilievo il fatto che la tutela accordata al prodotto includa ancheil procedimento necessario ad ottenerlo ed in sé escluso da tale forma di tutela[13]. Le decisioni suscitano preoccupazione, poiché ampliano a dismisura gli attuali confini di brevettabilità in campo biologico ed incorrono nel rischio concreto di alterare il mercato, i consumi e la tenuta del medesimo sistema brevettuale [14]. L'orientamento espresso dall'EPO offre anche l'occasione per riflettere, ancora una volta, sulla demarcazione tra tutela varietale e tutela brevettuale dell'innovazione vegetale[15]. In particolare, una volta esclusa l'applicazione della disciplina varietale per incapacità delle piante rivendicate di costituire varietà autonome, bisogna domandarsi se la brevettabilità di queste piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici, ancorché inespressa a livello normativo, sia legittima in quanto conforme alla morfologia elastica del sistema brevettuale o se − piuttosto− la brevettabilità debba essere negata per carenza dei requisiti di accesso alla tutela. Invero, in presenza di piante prodotte con metodi convenzionali, sembra lecito dubitare dell'originalità dei trovati[16].   1.1.   Le vicende precedenti: le decisioni G2/07 e G1/08. Prima di addentrarci nella trattazione e rispondere ai quesiti poc'anzi posti è opportuno riferire le vicende che hanno preceduto e condotto all'adozione delle [continua ..]

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3. L’innovazione vegetale tra protezione sui generis e regime brevettuale.

E' ormai palese che l'interpretazione dell'articolo 53CBE susciti riflessioni circa i rapporti intercorrenti tra il brevetto per innovazioni vegetali e la privativa varietale. Inoltre, giunti a questo punto della trattazione ci si potrebbe chiedere per quale motivo laBrassica Oloraceadella Plant Bioscience ltd. ed il Pomodoro deidratato del Ministero israeliano non siano stati tutelati con privativa varietale. Quanto detto sino ad ora anticipa parzialmente la risposta: il tenore letterale delle rivendicazioni suggerisce l'incapacità/l'impossibilità delle piante in questione di individuare nuove varietà autonome, atte a soddisfare i requisiti d'accesso alla tutela varietale; si tratterebbe, infatti, della creazione diibridi. Se non altro siamo sospinti a credere in tale incapacità/impossibilità in ragione del fatto che, se così non fosse, l'EBA avrebbe apertamente violato il riparto tra la tutela brevettuale e quella varietale sancito dalla norma. Per inquadrare correttamente la questione si invita al raffronto delle tre discipline che nel concreto vengono in rilievo e già più volte menzionate in questa sede, ovvero: la disciplina contenuta nella CBE, quella contenuta nella direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e quella a tutela di nuove varietà vegetali (UPOV e Regolamento CE n. 2100/94). Dal coordinamento di questi insiemi normativi risulta che le innovazioni realizzate in campo vegetale sono solite accedere - secondo le circostanze del caso− alla tutela varietale (se l'oggetto della tutela è una nuova varietà vegetale[40]; art. 1 UPOV e art. 53 CBE) o alla tutela brevettuale (se oggetto della rivendicazione è una pianta che non costituisce una varietà e l'eseguibilità tecnica dell'invenzione è trasversale a più varietà[41]; art. 4 Dir. 98/44/CE). A rigore, come già detto, non emerge alcun riferimento esplicito alla brevettabilità di singole piante ottenute con procedimenti essenzialmente biologici né, viceversa, si rinvengono riferimenti espressi alla loro esclusione. Il fatto in sé non sorprende dato che i sistemi brevettuali dei paesi aderenti al TRIPS seguono il principio generaledi brevettabilitàe di non discriminazione in base al settore tecnologico (art. 27). Com'è noto, alla stregua di questo principio il diritto dei brevetti tende a non [continua ..]

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4. Il nuovo orientamento interpretativo sulla brevettabilitā del vivente: conseguenze giuridiche ed economiche.

Non è semplice valutare con precisione l'impatto giuridico ed economico del nuovo orientamento interpretativo assunto dall'EPO. Com'è stato ampiamente illustrato, dal punto di vista tecnico-giuridico si osserva un allargamento nelle maglie dell'interpretazione dell'articolo 53 CBE che di fatto schiude una nuova frontiera in tema di brevetti bio(tecno)logici. Anche l'ultimo baluardo, infatti, è caduto: se fino a ieri, dopo i lunghi sforzi interpretativi condotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il materiale vivente veniva considerato brevettabile a condizione che fosse isolato o prodotto tecnicamente, oggi, anche questo vincolo sembra essere venuto meno. Non si discute della straordinarietà inventiva di quanto rivendicato dalla Plant Bioscience Ltd. e dal Ministero israeliano; la selezione assistita, infatti, rappresenta un importante e vantaggiosa opportunità per il miglioramento genetico delle colture. La disponibilità di ortaggi con proprietà anticancerogene e a lunga conservazione rappresentano, senz'altro, una risorsa importante per la collettività. Tuttavia il pregio scientifico di un progresso tecnico non sempre è in grado di tradursi in un vantaggio sociale o collettivo − o perlomeno− non sempre è in grado di creare benessere collettivo e ciò, come ritengono alcuni, dipendeanchedal regime giuridico per mezzo del quale si fruisce dell'innovazione. Il nodo problematico della questione risiede nel fatto che i trovati vegetali di cui si discute, in quanto privi di stabilità, non sono in grado di mantenere e trasmettere i propri caratteri alle generazioni future. D'altro canto, se così non fosse, questi configurerebbero delle varietà, in sé escluse dalla tutela brevettuale e le decisioni dell'EBA risulterebbero in aperto contrasto con il dato letterale della disposizione ex art. 53 CBE. Posto che laBrassicaed ilPomodoro deidratatonon configurano varietà autonome, concedere un titolo esclusivo su detti trovati appare privo di senso, perché l'istituto appare impossibilitato a svolgere la propria funzione tipica: interdire i terzi dal replicare l'invenzione così per come questa è stata rivendicata. Pertanto, se l'invenzione non può essere replicata mantenendo costanti i caratteri indicati nella rivendicazione, qual è il senso di concedere un monopolio temporaneo sui prodotti? Il quesito [continua ..]

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5. Funzioni e disfunzioni del sistema brevettuale oggi. Conclusioni.

L'attuale fisionomia del sistema brevettuale appare molto diversa da quella che era dieci o quindici anni fa. I cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie sollecitano gli studiosi ad interrogarsi sulla persistenza, la volubilità e la necessità di ripensare e/o di rafforzare certe regole e certi principi dell'istituto brevettuale. Un esempio in proposito è offerto dal ruolo attribuito al valore tecnico ed economico dell'invenzione. E' infatti opinione risalente quella secondo la quale sarebbe del tutto irrilevante, ai fini di una valida brevettazione, il merito tecnico o economico dell'innovazione rivendicata[69]. Ciò implica che il giudizio di valore sul pregio tecnologico della soluzione non incide sull'accoglimento della domanda, né ha rilievo l'ottimalità o la convenienza economica della stessa. Tuttavia, concordi con l'idea che riconosce al brevetto in campo biotecnologico[70] una natura socio-politica non esclusivamente "tecnica", ci si domanda se non sia il caso di ripensare o, quantomeno, applicare con maggior consapevolezza siffatta regola. E' infatti inevitabile che la valutazione del gradiente di difficoltà soggettiva e di oggettivo incremento del patrimonio tecnologico per accedere al brevetto sia, in una certa misura, soggettiva e discrezionale dell'organo che procede alla valutazione suddetta[71] il quale - a parere di chi scrive− dovrebbe tenere conto della particolare natura dell'invenzione biotecnologica. Il motivo per cui si rende opportuno prestare questa attenzione particolare alla natura del brevetto biotech., al valore tecnico e all'originalità che l'invenzione esprime coincide con l'esigenza di mantenere integra la duplice funzione dell'istituto brevettuale: incentivare il processo innovativo e remunerare gli investimenti sostenuti per realizzare la singola innovazione. Nel caso di specie, il giudizio sulla brevettabilità delle piante ottenute con metodi essenzialmente biologici pone una questione di interpretazione evolutiva delle regole brevettuali e, al contempo, una questione di corretto utilizzo delle regole si di quelle già esistenti sia in via di formazione, nel rispetto della logica fondamentale sottesa all'istituto. Invero, ad opinione di chi scrive, l'interpretazione accolta dall'EBA sembra esprimere (per tutti i motivi che sono stati illustrati sino ad ora) un orientamento che potremmo definire paradossale dal punto di vista [continua ..]

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NOTE

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